山东省临沂市中级人民法院民事判决书
（2006）临民三初字第20号
原告：青岛上岛咖啡食品有限公司，住所地青岛市市南区福州南路39号。
法定代表人：江裕昌，该公司董事长兼总经理。
委托代理人：祖铁军，男，1953年9月15日生，汉族，青岛上岛咖啡食品有限公司法务部主任，住南昌市西湖区罗家塘路48号。
被告：山东临沂蓝山咖啡食品有限公司，住所地临沂市兰山区水田路与琅琊王路交汇处。
法定代表人：武纪安，该公司经理。
委托代理人：乔爱军，山东天润律师事务所律师。
被告：武宁，男，1969年5月9日生，汉族，临沂市临西八路、沂蒙路与洗砚池街交汇处两上岛咖啡西餐厅业主。
委托代理人：乔爱军，山东天润律师事务所律师。
被告：杨祥玲，女，成年人，临沂市临西八路、沂蒙路与洗砚池街交汇处两上岛咖啡西餐厅业主。
委托代理人：乔爱军，山东天润律师事务所律师。
原告青岛上岛咖啡食品有限公司（以下简称青岛上岛）与被告山东临沂蓝山咖啡食品有限公司（以下简称蓝山公司）、被告武宁、被告杨祥玲商标侵权纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告委托代理人祖铁军，三被告委托代理人乔爱军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2004年4月14日，海南上岛农业开发有限公司（以下简称海南上岛）经国家商标局注册核准，依法取得了“上岛及图”第42类服务性注册商标权，注册号1385773号，核定服务项目：提供食宿旅馆、咖啡馆、餐厅等。2002年5月30日，经国家商标局核准，海南上岛将上述服务商标所有权转让给上海上岛咖啡食品有限公司（以下简称上海上岛）。尔后上海上岛授权原告在山东省区域内享有该服务商标的专有经营权和特许经营权。2002年5月16日和5月18日，武宁与原告订立了《上岛咖啡加盟连锁合同》和《上岛咖啡加盟设计装修工程合同》，原告特许被告使用“上岛”商标在临沂市沂蒙路北段福源大厦开设上岛咖啡西餐厅，使用期限三年到2005年5月止。2002年8月16日，被告注册了临沂格兰餐饮有限公司（以下简称格兰公司）玉山店，并于2004年3月26日注册了玉山店分公司，2006年7月19日将格兰公司的名称变更为被告蓝山公司。2004年9月28日，原告发现被告在临沂市临西八路和沂蒙路与洗砚池街交汇处分别开设了两家上岛咖啡西餐厅。2006年6月原告向被告发出了《关于要求偿付欠款和停止侵害商标专用权的通知》。2006年8月被告登报将上岛变更为欧堡咖啡的店牌。被告未经原告许可与授权，擅自在其开设的咖啡店招牌及经营物品、商业标志上使用“上岛咖啡”服务性注册商标标识。将原告在山东区域内享有专用权和特许权的注册商标作为其店标及商业标志，并在相同的服务项目上突出使用，使相关公众产生误认，给原告商标专用权造成严重损害，侵犯了原告的注册商标专用权。综上，请求判令三被告立即停止侵权行为，拆除店前“上岛”咖啡店牌，禁用带有“上岛及图”咖啡商标标识的一切器皿及物品从事经营活动，共同赔偿原告经济损失40万元。本案诉讼费用由被告承担。
三被告答辩称：一、第一被告在2003年6月25日设立了“玉山店”（沂蒙路与金三路交汇处），在2004年3月26日予以注销，不再经营。第一被告如侵权，原告在2004年2月25日就知道“玉山店”，原告起诉第一被告已超过诉讼时效，应依法驳回诉讼请求。。二、原告无任何证据证明第二被告设立经营“协和店”（位于临西八路协和国际学校对面）和玉山店，也无证据证明第一被告在2004年3月26日后继续经营“玉山店”，从而存在从事侵犯商标权的行为。原告诉讼主体错误，应依法驳回原告的诉讼请求。三、根据原告提交的证据，涉案商标（第1385773号“上岛及图”服务商标，原42类，现43类）的权利人为上海上岛咖啡食品有限公司，江裕昌为被许可的独占使用权人，江裕昌又授权许可原告使用涉案商标。而该商标已于2005年12月5日被国家商评委以商评字（2005）第4137号《关于第138773号“上岛及图”商标争议裁定书》撤销，涉案商标已被撤销。原告对涉案商标不享有权利，应依法驳回原告起诉。四、原告提交的《上岛商标区域使用许可协议》第5条第9款约定，江裕昌必须经过上海上岛咖啡食品有限公司的授权才能以自己的名义提起诉讼，而原告并未提交该授权证据。即使原告对涉案商标享有商标权，也没有诉权，应依法驳回原告的起诉。五、杨祥玲只是玉山店以前的负责人，不是本案适格被告。综上，原告无权提起诉讼，应依法驳回原告的起诉。
经审理查明：“上岛”注册商标系海南上岛申请注册，《商标注册证》号1385773，核定服务项目第42类提供食宿旅馆，咖啡馆，餐厅，自助餐馆，快餐馆，鸡尾酒会服务，假日野营服务（住所），汽车旅馆。注册有效期限自公元2000年4月14日至2010年4月13日。2002年5月30日经国家商标局核准转让，受让人为上海上岛。
2004年6月25日，上海上岛与江裕昌签订《上岛商标区域使用许可协议》，协议主要内容如下：经上海上岛（甲方）股东/董事会一致决议，现将公司持有的之第42类（现为第43类）第1385773号“上岛加图形”商注册商标之使用权按区域授予各被许可人，并就有关事项达成一致，各方必须遵守：一、甲方系该注册商标的持有人。二、乙方（江裕昌）在中华人民共和国以下行政区划范围内享有合同赋予之授权：山东省、西藏自治区、宁夏自治区、海南省（与游昌胜共有）。乙方在下列服务项目上享有“上岛”商标使用权：咖啡馆420024、餐厅420027、自助餐厅420107、快餐馆420108。三、乙方在享有本商标在有效期内、本协议许可范围内的独占使用权，亦有权许可他人使用该注册商标开设“上岛”咖啡馆，并有权与他人签订《上岛咖啡加盟协议书》，该协议书应报甲方备案。协议还约定了双方权利义务及违约责任等事项。该协议第五条（双方权利义务）第9款约定：乙方在其独占许可范围内发现有侵犯甲方注册商标行为的，应立即书面通报甲方，经甲方授权，有权以自己的名义对侵权行为提起诉讼。
江裕昌为海南上岛、上海上岛、青岛上岛的股东，并任青岛上岛的董事长兼法定代表人。
2001年10月10日，江裕昌签发《许可使用商标授权书》，内容如下：本人江裕昌依据海南上岛股东大会决议，以及国家相关法律法规规定，拥有国家商标局核准的第42类（现为第43类）第1385773号“上岛及图”商标，在山东省、西藏自治区、宁夏回族自治区、海南省区域的“复合区域特许使用权与经营权和特许他人加盟权”。本人江裕昌在山东省青岛市投资设立了青岛上岛，系股东，任董事长和法定代表人。本人江裕昌将拥有的的第1385773号“上岛及图”第42类（现为第43类）服务商标的特许使用权和特许经营权及特许他人加盟权授予青岛上岛享有，正常开展上岛咖啡各店的经营，以及特许加盟连锁管理活动。授权许可有效期限为该商标的有效期限内，即公元2004年4月14日至2010年4月14日。
2002年5月16日，青岛上岛与被告武宁签订《上岛咖啡加盟连锁合同》，合同约定：“2 自本合同生效之日起乙方（武宁）经甲方（青岛上岛）授予商标使用权后，可以作为加盟连锁店使用上岛的商标公开营业，期限为三年”；“3 本合同缔结同时，乙方应一次性付给甲方商标授权权利金人民币12万元（不再退还）。之后甲方授予乙方加盟上岛咖啡商标使用许可证”；“4 签约后，乙方应接受甲方企业统一形象的设计规划，并委托甲方进行加盟店的设计、装修、设备布置和改装工程，其费用均由乙方支付。乙方应积极配合，并可提出任何建议方案，供甲方参考。甲乙双方对设计装修工程和设备器材的事项另签合同”；“7 上岛咖啡商标授权3年期满后，每二年续签授权一次，同时乙方支付甲方2年的商标授权使用费，其金额为300平方以下2万元，300—500平方3万元，500平方以上4万元。另外自第一次授权以后，如因国家规定对餐饮连锁店收取有关费用时，该费用由乙方自行承担”；“8.1 甲方在所属上岛咖啡店的编制布局区域区，原则上以方圆路程1.5公里为最短距离。一般情况下，在乙方店1.5公里以内甲方不得自行开设或者再授权他人同样的权力开设上岛咖啡店（有权开设新店）”；“9.4 乙方不得擅自转让、转借、租卖甲方授予的一切权利。乙方营业地点变更和签约代表人变更等重要事项，均应事前经过甲方同意。否则以乙方违约论，并由乙方承担违约的赔偿金10万元人民币”；“12 本合同自甲、乙双方签字之日起生效”；等等。
2002年5月28日，武宁与青岛上岛签订了《上岛咖啡加盟店设计装修工程合同》。工程地点：临沂市沂蒙路北段福源大厦A1至A2户，工程范围及施工面积：室内624平方，室外按实际面积计算。工期自2002年6月1日起至2002年7月28日止。
随后，被告武宁以临沂格兰餐饮有限公司（以下简称格兰公司）的名义在该福源大厦经营临沂上岛咖啡西餐厅（以下简称福源店）。
2003年6月30日，武宁与格兰公司经工商登记设立了格兰公司玉山店（负责人为杨祥玲），并先后在临沂市沂蒙路与金雀山三路交汇处和临沂市临西八路协和学校对过设立两处临沂上岛咖啡西餐厅，使用“上岛及图”商标作为店招经营，分别简称玉山店、协和店。2004年3月26日格兰公司变更为山东临沂蓝山咖啡食品有限公司（以下简称蓝山公司），继续经营福源店、玉山店和协和店。
2005年5月，上述《上岛咖啡加盟连锁合同》期满，双方未再续签合同。
2006年7月19日，原告诉至本院。
2006年8月7日，被告在沂蒙生活报上刊登公告，将原上岛咖啡西餐厅更名为欧堡咖啡西餐厅，并称“欧堡咖啡西餐厅的前身系临沂上岛咖啡西餐厅的加盟店”，更名的原因系“在经过几年的辛勤经营之后，临沂上岛咖啡加盟店的决策层越来越感觉到培育自主品牌的重要性……”。该公告同时公布的玉山店、协和店的店址及订餐电话与原上岛咖啡西餐厅玉山店、协和店的店址及订餐电话均相同。
以上事实，根据原告提供的以下证据证实：1、海南上岛农业开发有限公司第1385773号《商标注册证》；2、国家工商总局商标局2002年5月30日《核准转让注册商标证明》；3、上海上岛与江裕昌《上岛商标区域使用许可协议》；4、江裕昌给青岛上岛签发的《许可使用商标授权书》；5、青岛上岛与武宁签订的《上岛咖啡加盟连锁合同》；6、武宁与青岛上岛签订的《上岛咖啡加盟店设计装修工程合同》；7、临沂市公证处（2004）临兰证民字第1962号《公证书》及公证的临沂上岛咖啡西餐厅协和店外景照片、现场情况记录；8、临沂上岛咖啡西餐厅订餐卡、餐纸袋；9、临沂市公证处（2004）临沂证民字第124号《公证书》及公证的临沂上岛咖啡西餐厅福源店和玉山店外景照片、现场勘验记录；10、盖有“上岛咖啡发票专用章”的临沂格兰餐饮有限公司消费发票；11、格兰公司（即蓝山公司）设立及变更情况的工商登记查询回执，格兰公司玉山店注销登记情况的工商登记查询回执；12、2006年8月7日《沂蒙生活报》原上岛咖啡西餐厅现更名为欧堡咖啡西餐厅的《公告》。上述证据均经庭审质证并记录在卷。在质证过程中，被告除对订餐卡、餐纸袋及消费发票的真实性不予认可外，对其他证据的真实性无异议，且对其主张没有提供充分相反的证据证明，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第2条第1款、第70条第1款的规定，本院对上述证据的证明力予以认定。
本院认为：本案“上岛及图”商标注册人原系海南上岛。2002年5月16日，原告青岛上岛基于江裕昌的个人授权，与被告武宁于签订《上岛咖啡加盟连锁合同》。青岛上岛提供的江裕昌《许可使用商标授权书》中虽称江裕昌“依据海南上岛股东大会决议，以及国家相关法律法规规定，拥有国家商标局核准的第42类（现为第43类）第1385773号“上岛及图”商标，在山东省、西藏自治区、宁夏回族自治区、海南省区域的“复合区域特许使用权与经营权和特许他人加盟权”，但没有提供海南上岛股东大会决议或其他授权证明文件。因此，江裕昌与青岛上岛之间的授权许可、青岛上岛与武宁签订《上岛咖啡加盟连锁合同》系效力待定合同。
2002年5月30日经国家商标局核准，“上岛及图”商标转让为上海上岛所有。2004年6月25日，上海上岛与江裕昌签订《上岛商标区域使用许可协议》，该协议许可内容、期限、范围与江裕昌对青岛上岛的授权完全一致，江裕昌对第42类（现为第43类）第1385773号“上岛加图形”商注册商标，在商标有效期内及山东省、西藏自治区、宁夏自治区、海南省（与游昌胜共有）范围内，享有独占性的特许使用权和特许经营权及特许他人加盟权。依据该许可协议及江裕昌的授权，青岛公司已经取得山东省内“上岛”商标的独占性许可使用权及特许加盟权，而且期限涵盖了该注册商标的有效期间。显然，江裕昌对于青岛上岛的使用许可、青岛上岛与武宁签订《上岛咖啡加盟连锁合同》已经获得商标所有人—上海上岛的追认。根据《中华人民共和国合同法》第51条“无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效”的规定，青岛上岛与武宁签订《上岛咖啡加盟连锁合同》为有效合同，武宁在青岛上岛获得该“上岛”商标的独占性使用权及特许加盟权之前没有申请撤销《上岛咖啡加盟连锁合同》并已实际履行，该合同自签订之日具有法律拘束力。
根据青岛上岛与武宁签订的《上岛咖啡加盟连锁合同》、《上岛咖啡加盟店设计装修工程合同》的约定，青岛上岛许可加盟的临沂上岛咖啡连锁店位于临沂市沂蒙路北段福源大厦A1至A2户的“福源店”。武宁与格兰公司未经青岛上岛许可，擅自设立位于临沂市沂蒙路与金雀山三路交汇处的“玉山店”和临沂市临西八路协和学校对过的“协和店”，使用“上岛及图”商标作为店招和商业标识，并共同经营至2006年8月7日，有蓝山公司（即格兰公司）认可设立“玉山店”的陈述，将“福源店”“玉山店”“协和店”电话地址一并印刷的订餐卡、餐纸袋，以及玉山店、协和店“均为临沂上岛咖啡西餐厅的加盟店”，其决策层为“培育自主品牌“，”将原上岛咖啡西餐厅现更名为欧堡咖啡西餐厅”（包括“玉山店”“协和店”）的更名公告证实，事实清楚，证据充分。被告的行为足以使相关公众认为“玉山店”“协和店”系原告授权许可的加盟连锁店，而始终与原告存在着客观联系。《上岛咖啡加盟连锁合同》约定的期限自2002年5月16日至2005年5月15日，合同第9条第4项约定：“ 乙方不得擅自转让、转借、租卖甲方授予的一切权利。乙方营业地点变更和签约代表人变更等重要事项，均应事前经过甲方同意。否则以乙方违约论，并由乙方承担违约的赔偿金10万元人民币”。该合同期满后双方没有续签合同，武宁的行为构成违约行为与商标侵权行为的竞合，蓝山公司与武宁构成共同侵权，根据《中华人民共和国民法通则》第130条 的规定，应对侵权造成的后果与武宁互负连带责任。
《中华人民共和国合同法》第122条规定：“因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任”。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4条第2款：“在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼”。《中华人民共和国民法通则》第118条规定：“公民、法人的著作权(版权)、专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的，有权要求停止侵害，消除影响，赔偿损失”。青岛上岛以武宁及蓝山公司为共同被告起诉，请求停止侵权、赔偿损失符合上述法律规定。但杨祥玲作为格兰公司分支机构的负责人不是侵权行为的责任主体，青岛上岛请求其承担民事责任没有事实及法律依据。
被告根据国家商评委商评字（2005）第4137号《关于第1385773号“上岛及图商标”争议裁定书》（复印件）主张该商标已被撤销。原告提供了该裁定申请人陈文敏《关于请求撤回对条30及43类注册商标异议的申请书》、确认许可上海上岛使用“上岛及图”商标的书面《证人证言》及商标异议申请人陈文敏与商标专用权人上海上岛全体股东签名的《备忘录》，以及上北京市第一中级人民法院行政案件受理案件通知书，证明商评委的裁决因当事人提起行政诉讼而未发生法律效力。虽然双方以对方提供的证据均为复印件为由互不认可，但北京市第一中级人民法院的受理案件通知书系原件，可以与之相互印证，被告主张上岛商标已被撤销证据不足。在人民法院判决生效前，该商标仍然有效。被告以“上岛”服务商标被撤销为由主张其不构成侵权不能成立。
综上，被告武宁、蓝山公司商标侵权成立，原告青岛上岛请求该二被告停止侵权、赔偿损失事实清楚，证据充分，本院予以支持。除被杨祥玲依法不应承担民事责任外，被告的答辩理由均不成立。关于损失的赔偿数额，原告请求根据《中华人民共和国商标法》第56条第2款规定，酌情赔偿40万元。鉴于被告武宁未经权利人同意许可格兰公司使用原告授权商标，并在合同许可之外一再设立侵权店铺（“玉山店”“协和店”），以“上岛”加盟连锁店的名义经营，其侵权行为从合同履行期内延续到合同期满直至2006年8月更名为欧堡咖啡，根据《中华人民共和国商标法》第56条第2款，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第16条的规定，综合考虑被告侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素，以及商标使用许可费的数额（《上岛咖啡加盟连锁合同》第3条商标授权权利金每店12万元）、合同关于的损失赔偿的数额的约定（第9条第4项的违约赔偿金10万元），本院依法确定被告武宁、被告蓝山公司赔偿原告青岛上岛经济损失20万元。根据《中华人民共和国民法通则》第118条、第130条，《中华人民共和国合同法》第51条、第122条，《中华人民共和国商标法》第52条第5项、第56条第2款，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4条第2款、第16条之规定，判决如下：
一、被告武宁、被告山东临沂蓝山咖啡食品有限公司立即停止使用“上岛”商标、及带有“上岛”字样的店牌及标识，停止使用带有“上岛”商标及带有“上岛”字样器皿、物品从事商业经营活动；
二、被告武宁、被告山东临沂蓝山咖啡食品有限公司共同赔偿原告青岛上岛咖啡食品有限公司经济损失20万元，并互负连带责任，于本判决生效后十日内一次付清；
三、驳回原告其他诉讼请求。
案件受理费8510元，原告青岛上岛咖啡食品有限公司负担4255元，被告武宁、被告山东临沂蓝山咖啡食品有限公司共同负担4255元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。
审 判 长 徐天威
审 判 员 张宜廷
审 判 员 程士彬
二○○六年十一月三日
书 记 员 姚玉蕊 |
