江苏省泰州市中级人民法院民事判决书
（2004）泰中民三初字第4号
原告江苏新星食品添加剂有限公司，住所地江苏省姜堰市白米镇曹新路3号。
法定代表人张顺荣，该公司董事长。
委托代理人许炜，江苏泰州公清律师事务所姜堰分所律师。
被告姜堰市荣昌食品添加剂有限公司，住所地江苏省姜堰市娄庄镇人民路52号。
法定代表人朱学根，该公司总经理。
委托代理人蔡金华，该公司经理。
委托代理人朱安山，扬州大扬律师事务所律师。
原告江苏新星食品添加剂有限公司（以下简称新星公司）诉被告姜堰市荣昌食品添加剂有限公司（以下简称荣昌公司）商标权侵权纠纷一案，本院于2004年6月17日受理后，依法组成合议庭，于当日向双方当事人邮寄送达了应诉通知书、举证通知书、告知合议庭组成人员名单等法律文本。在本案审理过程中，因法定事由，本院于2004年8月17日依法裁定中止审理。2006年6月15日，因法定中止审理事由消失，本院对本案恢复审理，并依法送达了变更合议庭组成人员名单，于2006年6月15日公开开庭审理了本案。原告新星公司的特别授权委托代理人许炜，被告荣昌公司的特别授权委托代理人朱安山、一般授权委托代理人蔡金华均到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。
原告新星公司诉称：“新星”商标于1996年10月经注册被依法核准，现由我司享有注册商标专用权。1996年11月，荣昌公司的前身姜堰市食品化工厂（以下简称食品加工厂）向国家工商行政管理总局亦申请“新星”商标注册，并获得核准。我司于1998年3月依法提出撤销荣昌公司“新星”注册商标的评审申请，荣昌公司“新星”注册商标现已经国家工商行政管理总局商标局裁决，并经北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院生效判决确认，已经被依法撤销。我司与荣昌公司为相邻的、同类经营的企业，并依法对“新星”注册商标享有在先权利和完整的注册商标专用权，荣昌公司所注册的“新星”商标因被依法撤销而应当视为自始不存在，故荣昌公司在其注册的“新星”商标存续期间对于该商标的使用存在故意和恶意，侵犯了我司依法注册的“新星”商标权利，应当承担侵犯注册商标专用权的民事责任。请求判令被告荣昌公司立即停止使用“新星”注册商标；立即销毁含有“新星”注册商标文字、图形标识、瓶贴、包装物、说明书、合格证、宣传资料和其他文件及实物等；立即停止销售标注“新星”注册商标的产品；赔偿损失人民币723000元；赔偿律师费人民币20000元。
被告荣昌公司辩称：我司对原注册的“新星”商标在其存续期间的使用系因为该商标的合法存在，该使用行为合法有效，并未产生侵犯新星公司“新星”注册商标权利，不构成商标侵权，新星公司的诉讼请求没有法律依据，请求驳回新星公司的诉讼请求。
原告新星公司为支持其诉讼请求，向本院提交如下证据：
1、国家工商行政管理总局商标局于1997年10月28日核发的第1122210号商标注册证、核准变更商标注册人名义证明各一份，以证明其为“新星”注册商标的权利人；
2、国家工商行政管理总局商标局于1997年11月21日核发的第1128380号商标注册证、核准变更商标注册人名义证明各一份，以证明其已经取得的商标权利先于被告荣昌公司所拥有的“新星”注册商标权利；
3、国家工商行政管理总局商标局商标评审委员会商评字[2004]第5697号《关于第1128380号‘新星’商标争议裁定书》、北京市第一中级人民法院（2005）一中行初字第434号行政判决书、北京市高级人民法院（2005）高行终字第313号行政判决书各一份，以证明被告荣昌公司使用的“新星”注册商标已经被依法撤销，并为生效的法律文书所确认；
4、原告新星公司的企业工商登记材料一份，以证明新星公司的名称、组织形式等演变的过程，原告新星公司承继了 “姜堰市新星食品添加剂厂”的全部权利义务，是“新星”注册商标的权利人；
5、被告荣昌公司的企业工商登记材料一份，以证明荣昌公司由“姜堰市食品化工厂”在企业名称、组织形式等的演变过程；
6、姜堰市食品化工厂的举报函件一份以及姜堰市工商行政管理局的公函一份，以证明被告荣昌公司在经营过程中使用“新星”注册商标存有恶意；
7、新星公司2001年、2002年资产损益表、被告荣昌公司在国家工商行政管理总局商标局撤销“新星”注册商标评审过程中的书面答辩状一份，以证明其诉讼主张中关于损害赔偿的数额依据，原告新星公司并说明该损害赔偿的额度只是2001年度和2002年度的数额，按年从网络查询的江苏添加剂行业3.107%的平均利润率计算得来。
被告荣昌公司为了抗辩原告新星公司的诉讼主张，向本院提交如下证据：
1、国家工商行政管理总局商标局于1997年11月21日核发的第1128380号商标注册证、核准变更商标注册人名义证明各一份，证明被告荣昌公司系依法使用已经核准注册的“新星”商标；
2、国家工商行政管理总局商标局商标评审委员会商评字[2004]第5697号《关于第1128380号‘新星’商标争议裁定书》一份，在该裁定书中的第八页有关于荣昌公司“不存在恶意行为”的相关表述，证明荣昌公司对于注册商标“新星”的使用不存在恶意。
本院当庭展示了原告新星公司与被告荣昌公司提交的证据，并交由双方分别质证。被告荣昌公司对于原告新星公司提交的证据1－6真实性没有异议，但认为荣昌公司系合法使用已经核准注册的“新星”商标，证据6中的函件也是其自身保护合法权益的行为，不存在原告新星公司所诉称的故意和恶意；证据7中荣昌公司在国家工商行政管理总局商标局撤销“新星”注册商标评审过程中的书面答辩状真实性没有异议，但原告新星公司据以作为计算标准的数据和方法没有事实依据，其2001、2002年度资产损益表也是其单方制作，只是其单方陈述，对有关的数据结论，本方不予认可；原告新星公司对于被告荣昌公司提交的证据1、2的真实性没有异议，并明确表示不再主张被告荣昌公司恶意使用“新星”注册商标的诉讼内容。
根据当庭出示证据，并根据原告新星公司、被告荣昌公司的质证意见，本院对本案双方当事人提交的证据认证如下：原告新星公司提交的证据1－5、被告荣昌公司提交的证据1、2内容客观真实，与本案的事实相关联，证据本身所要证明的内容双方也不存异议，故可以作为本案事实认定的依据；原告新星公司提交的证据6用以证明被告荣昌公司对于注册商标“新星”的使用存有恶意，现原告新星公司已当庭放弃该部诉讼主张，故该证据本院不再予以认定；原告新星公司提交的证据7，因被告荣昌公司对有关证据的客观性以及相关数据存在的合理性持有异议，故该证据不能成为原告新星公司证明其侵权受损，或者被告荣昌公司因被控侵犯商标专用权而获取的利益的事实依据，本院将结合本案的事实依法对损害赔偿数额进行确定。
根据原告新星公司、被告荣昌公司的举证、质证，并经法庭调查，本院查明以下案件事实：
姜堰市新星食品添加剂厂原名泰县新星食品添加剂厂，成立于1992年8月，系村办集体所有制企业，1995年5月变更企业名称为姜堰市新星食品添加剂厂。1997年10月28日，国家工商行政管理总局商标局核准颁发了第1122210号商标注册证，注册人为姜堰市新星食品添加剂厂，核定使用商品第1类食品添加剂，注册有效期限为1997年10月28日至2007年10月27日。该注册商标为文字加图形商标，文字为汉字“新星”，文字下方是“新星”的汉语拼音，汉字“新星”位于一半圆弧线下方，汉语拼音呈弧状，与弧线构成一个圆形。1998年2月姜堰市新星食品添加剂厂因改制成为了个人独资企业，改制后的企业依然使用姜堰市新星食品添加剂厂的名称，改制前的企业被依法注销。新星公司成立于2001年9月8日，系由个人独资企业姜堰市新星食品添加剂厂改制而来，从事食品添加剂制造、加工、自销，企业组织形式为有限责任公司，注册资本408万元。2002年4月23日，经国家工商行政管理局商标局核准“第1122210号商标变更注册人名义为江苏新星食品添加剂有限公司”。2002年12月，姜堰市新星食品添加剂厂经清算后被依法注销。
另查明，姜堰市食品化工厂原名为泰县食品化工厂，成立于1990年6月，1994年9月变更企业名称为姜堰市食品化工厂。1997年11月21日，国家工商行政管理总局商标局核准颁发了第1128380号商标注册证，注册人为姜堰市食品化工厂，核定使用商品第3类食品香精、香料，注册有效期限为1997年11月21日至2007年11月20日。该商标为文字加图形商标，文字为汉字“新星”，文字下方是“新星”的汉语拼音，该汉字和拼音位于一椭圆中间，一五角星位于该椭圆形正上方，五角星一半在椭圆形内，一半在椭圆形外。后因企业改制，姜堰市食品化工厂被依法注销，并于2001年9月新设成立了荣昌公司，从事食品添加剂等的制造、自销，组织形式为有限责任公司，注册资本50万元。2002年12月17日，经国家工商行政管理局商标局核准“第1128380号商标变更注册人名义为姜堰市荣昌食品添加剂有限公司”。
又查明，1998年3月17日姜堰市新星食品添加剂厂作为申请人，向国家工商行政管理总局商标评审委员会对第1128380号“新星”商标提出撤销注册不当申请。2004年11月，国家工商行政管理总局商标评审委员会以“争议商标指定使用的‘食用香精、香料’商品与引证商标指定使用的‘食品添加剂’商品的用途、销售渠道、消费对象接近，属于类似商品，争议商标与引证商标的汉字、拼音完全相同，图形造型接近，两商标指定使用在食用香精、香料与食品添加剂商品上容易引起消费者的混淆、误认，构成使用在类似商品上的近似商标”为由，做出了商评字[2004]第5697号关于第1128380号“新星”商标争议裁定书，对第1128380号“新星”商标在“食用香精、香料”商品上的注册予以撤销。后荣昌公司不服该裁定，以国家工商行政管理总局商标评审委员会为被告，提起行政诉讼，要求撤销[2004]第5697号关于第1128380号“新星”商标争议裁定书。北京市第一中级人民法院经审理，驳回了荣昌公司的诉讼请求。荣昌公司不服该判决，提起上诉，北京市高级人民法院终审判决驳回上诉，维持原判。
庭审中，被告荣昌公司陈述自北京市高级人民法院终审判决后，在其生产销售过程中已不再使用“新星”标识，对此，原告新星公司不持异议。
另，庭审中，原告新星公司对于损害赔偿数额的计算方法进行了陈述，即根据被告荣昌公司在国家行政管理总局商标局的答辩中“六年销售近7000万元”的表述，只取侵权持续的1997年至2004年的两年销售额为基数，按照江苏省食品添加剂行业平均利润率3.107%进行计算，并加上原告新星公司需要支出的律师代理费20000元。但就3.107%的江苏省行业平均利润率原告新星公司并未能提供证据进行佐证，律师代理费20000元原告新星公司也承认尚未支付。
本案的争议焦点为，被告荣昌公司对于第1128380号“新星”商标在被依法撤销前的使用是否侵害了原告新星公司的注册商标权利，并由此产生侵权的法律后果。
本院认为，被告荣昌公司在其“新星”注册商标被撤销前的使用侵犯了原告新星公司“新星”注册商标权。理由如下：
根据原、被告双方所取得的商标注册证上记载的核定商品使用范围，原告新星公司的“新星”注册商标为“第1类食品添加剂”，被告荣昌公司的“新星”注册商标为“第3类食品香精、香料”。虽然二“新星”注册商标所属的核定商品使用范围的类别不同，但“食品香精、香料”从文字意义上属于“食用添加剂”所包含和延及的内容范围，故原告新星公司和被告荣昌公司在使用分别获得核准的“新星”注册商标时，因核准使用商品的范围在内容上产生了重叠而产生了权利冲突。原告新星公司所享有的“新星”商标权利始于1997年10月28日，早于被告荣昌公司取得已被撤销注册的“新星”商标权利的起始时间1997年11月21日，即原告新星公司所享有的“新星”注册商标的权利取得先于被告荣昌公司原享有的“新星”注册商标权利。《中华人民共和国商标法》第9条规定：申请注册的商标，应当有显著的特征，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突；第31条又规定：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢注已经使用并且有一定影响力的商标。可见，我国的商标注册和使用的原则均为遵循和保护“在先权利”，如果在后注册的商标侵犯了在先注册的商标专用权，应当不予注册。故本案被告荣昌公司原享有的“新星”商标因原告新星公司所享有的“新星”商标核准注册在先却允予其在近似的商品使用类别上重叠注册，系属不当注册。本案中，对于两个“新星”注册商标的权利冲突已经法律程序得以解决，被告荣昌公司原经核准注册的“新星”商标被依法撤销，该撤销产生了被告荣昌公司后注册“新星”商标的注册商标专用权效力之自始不存在的法律后果。
《中华人民共和国商标法》第52条第1款第1项规定：未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似服务上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯注册商标专用权。故根据法律规定，在侵权诉讼中，判断是否侵权并非以被控实施侵害行为所指向的商标是否为注册商标为构成要件，而是以商标之间是否构成相同和近似，是否在同一种商品或者类似服务上使用为判断标准。其次，在本案中，原告新星公司使用“新星”商标用于食品添加剂的生产销售，被告荣昌公司使用“新星”商标从事和食用香精、香料生产销售，双方对各自“新星”商标使用于极其近似的产品类别之中。本案原、被告双方在各自生产经营产品的过程中均使用了带有“新星”字样的商标。两个被使用的商标均属于文字加图形的商标，其中的文字完全相同，均为汉字“新星”和“新星”二字的汉语拼音，二者的区别在于文字和拼音的字体以及作为商标组合内容的图形不同。对于文字加图形的组合商标，文字内容和文字意义往往成为商标识别性和特殊性最显著的特征。在两商标中涉及的文字内容完全相同的情况下，普通消费者不会因为商标组合内容的图形的不同而将两个商标相区分。第三，因为原、被告双方的住所地位于同一行政区划，故即使存在知晓存在两种“新星”食品添加剂、食用香精、香料等产品的消费者，在其不特别注意且特别记忆的情况下，亦很难分清且记忆使用“新星”商标的厂家究竟是原告还是被告。所以，在市场环境下，普通消费者极易对使用共同标有“新星”字样和汉语拼音的食品添加剂、食用香精、香料等产品的来源产生混淆或者误认，认为它们是同一家厂家生产或者销售的产品，或者认为二者之间存在某种联系。故本院认定原告新星公司与被告荣昌公司所分别使用的带有“新星”汉字的商标为近似商标。被告荣昌公司的行为符合商标侵权的构成要件，应当确认为侵权行为。
关于被告应否承担本案的损害赔偿责任问题，本院认为，虽然原告新星公司在庭审中不再主张被告荣昌公司目前仍在使用已被撤销的“新星”商标，但被告荣昌公司使用商标的既往行为存在过错。即使被告荣昌公司在已被撤销的“新星”申请注册和取得注册时并不知晓“新星”商标已经在“第1类食品添加剂”经核准取得注册商标专用权，但1998年3月17日国家工商行政管理总局商标评审委员会对第1128380号“新星”商标提出撤销注册不当申请程序启动以后，被告荣昌公司及其组织机构变更之前的荣昌公司的前身企业都应当知道其对第1128380号“新星”商标的使用已经产生了因不当注册而引发的争议。在该不当注册争议未解决期间，被告荣昌公司应当对于第1128380号“新星”商标负有审慎使用的义务，避免在市场环境中产生更大混淆或者误认的范围，减小因其商标权利因不当注册所产生的不确定性可能给在先权利人造成的损害，故被告荣昌公司对于第1128380号“新星”商标在撤销前的使用因主观存在过错应当承担侵犯原告新星公司注册商标专用权的赔偿责任。
就本案被告荣昌公司应当承担的具体赔偿额度的确定问题，本院认为，原告新星公司就损害赔偿提出的证据，因2001、2002年度资产损益表的内容系新星公司自制形成，并未得到荣昌公司的确认，故资产损益表中与本案所涉的数据内容不能成为计算损害赔偿数额的数值依据，3.107%的江苏添加剂行业平均利润率系原告新星公司从网络资源中获得，该数据并未得到有关资质部门的正式有权确认，故原告所依据的损害赔偿的平均利润率3.107%同样也不能成为计算损害赔偿数额的数值依据，有关证据并不能成为原告新星公司证明其侵权受损，或者被告荣昌公司因被控侵犯商标专用权而获取的利益的事实依据。因本案原告新星公司未能提供主张其受损的有效依据，本院依法根据被告荣昌公司在注册、使用有关商标标识时的主观过错程度并综合其行为的性质、期间、后果、产生影响的区域范围、原告新星公司的合理支出等因素，确定本案被告荣昌公司应当承担的损害赔偿的金额为人民币50000元。
综上，根据《中华人民共和国商标法》第三条第一款、第五十一条、第五十二条第一款第（一）项、第五十六条第（一）款、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条、第十六条之规定，判决如下：
一、自本判决生效之日起，被告姜堰市荣昌食品添加剂有限公司在生产、经营活动中不得以任何形式再行使用第1122210号“新星”注册商标；
二、自判决生效之日起十日内，被告姜堰市荣昌食品添加剂有限公司赔偿原告江苏新星食品添加剂有限公司损失人民币50000元；
三、驳回原告江苏新星食品添加剂有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费12440元，其他诉讼费用500元，合计12940元，由被告姜堰市荣昌食品添加剂有限公司负担（此款原告已垫付，被告于履行上述给付义务时迳交原告）。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉案件受理费费12440元，其他诉讼费用200元，合计12640元（开户行及帐号：南京市农行山西路分理处——03329113301040002475），上诉于江苏省高级人民法院。
审 判 长 何 鸣
审 判 员 严卫东
代理审判员 吴 翔
二○○六年九月十五日
书 记 员 马小华 |
