江苏省高级人民法院民事判决书
(2006)苏民三终字第0094号
上诉人(原审原告)灌南县预算外资金管理局，住所地江苏省灌南县人民中路16号。
法定代表人陶维新，该局局长。
委托代理人顾晓宁，南京众联商标代理有限公司商标代理人。
委托代理人王佩佩，南京众联商标代理有限公司职员。
上诉人(原审原告)江苏汤沟两相和酒业有限公司，住所地江苏省灌南县汤沟镇汤沟街。
法定代表人何继平，该公司董事长。
委托代理人顾晓宁，南京众联商标代理有限公司商标代理人。
委托代理人王佩佩，南京众联商标代理有限公司职员。
被上诉人(原审被告)陶芹，女，1963年3月20日出生，汉族，灌南县汤沟曲酒厂业主，住所地江苏省灌南县汤沟镇汤沟街。
委托代理人顾壹心，江苏连云港田湾律师事务所律师。
委托代理人李秋生，江苏连云港田湾律师事务所律师。
上诉人灌南县预算外资金管理局（以下简称预算外资金管理局）、江苏汤沟两相和酒业有限公司（以下简称两相和公司）因与被上诉人陶芹商标侵权纠纷一案，不服江苏省连云港市中级人民法院(2006)连知初字第1号民事判决，向本院提起上诉。本院于2006年6月27日受理后，依法组成合议庭，于2006年8月28日公开开庭审理了本案。上诉人预算外资金管理局和两相和公司共同委托代理人顾晓宁、王佩佩，被上诉人陶芹的委托代理人顾壹心、李秋生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一审法院审理查明：
1987年1月30日，江苏省灌南县汤沟镇酒厂经国家工商行政管理局商标局核准，注册登记“TG”加文字“汤沟”组合图形商标（见附图1），注册商品类别为第33类（酒）商品，商标注册证为276470号。后该酒厂由于名称变更陆续受让给灌南县汤沟酒厂、江苏汤沟酒业有限公司。2004年9月，江苏汤沟酒业有限公司改制更名为两相和公司，“汤沟”图形商标转让给预算外资金管理局。
2005年1月，预算外资金管理局与两相和公司订立商标使用许可合同，将该商标以普通许可使用形式有偿给予两相和公司使用。2006年1月，预算外资金管理局和两相和公司在江苏省张家港市发现灌南县汤沟曲酒厂生产的“珍汤”牌精制原浆酒，认为灌南县汤沟曲酒厂的企业名称中使用权利人注册商标文字“汤沟”，并在其产品包装装潢上以红底金字显示“汤沟”字样，侵犯预算外资金管理局和两相和公司的商标专用权，故诉至法院，请求判令陶芹立即停止商标侵权、更改厂名，使其厂名中不得含有“汤沟”字样，并判令陶芹赔偿其经济损失20万元。
另查明，汤沟是地名，系江苏省灌南县汤沟镇，从我国明朝末年开始以生产白酒盛名。
灌南县汤沟曲酒厂座落于灌南县汤沟镇汤沟街，是陶芹开办的家庭经营形式的私营独资企业，于2003年2月24日经连云港市灌南县工商行政管理局核准登记。
一审法院认为：
（一）关于陶芹的企业名称是否侵犯预算外资金管理局的商标专用权问题。商标专用权和企业名称权均是经国家职能部门依法定程序确认的权利，分别受到商标法律、法规和企业名称登记管理法律、法规的保护。陶芹在其住所地开办的私营企业所使用的灌南县汤沟曲酒厂字号，是经职能部门依法登记使用的，该字号不违反国家相关法律的禁止性规定。原告持有的注册商标是由“TG”加文字“汤沟”组合而成的图形商标。灌南县汤沟曲酒厂的企业名称文字与涉案“汤沟”商标的图形及文字形式迥异，且该商标持有人是国家事业单位，不从事生产经营活动，无法让相关公众混淆或误认，亦不能给预算外资金管理局和两相和公司的声誉造成侵害。因此，预算外资金管理局和两相和公司要求灌南县汤沟曲酒厂变更字号，不得使用“汤沟”字样的主张，缺乏法律和事实依据，不予采纳。
（二）关于陶芹在产品包装装潢上使用红底金字“汤沟”字样是否侵犯两原告商标专用权问题。判断是否侵犯商标专用权，主要看相关公众的一般注意力是否会对相同或类似商品或服务来源产生混淆或误认，或者认为其来源与注册商标的商品或服务有特定的联系。在依法保护商标权利人的同时，也要合理维护正当的公众利益。（1）原告所持有的“汤沟”商标是图形商标即“TG”加文字“汤沟”的组合，汤沟系地名，以生产白酒盛名，且历史悠久，知名度显然高于“汤沟”商标，地名是属于社会公共领域词汇，商标注册人以地名作为商标注册，其权利应当受到一定的限制，商标权利人无权禁止他人在相同或类似商品上正当使用该地名来表示商品与地理位置等之间的联系。（2）陶芹以“汤沟曲酒厂”独特方式在自己产品包装装潢上使用，以红底金字显示“汤沟”文字，是其固有权利的正当使用，且在产品包装上均使用其“珍汤”商标，其文字形式与原告商标图形及文字形式有着显著不同，不会使相关公众对产品来源产生混淆或误认。（3）原告的商标是“TG”加文字“汤沟”组合而成的图形商标，非“汤沟”文字商标。综上，陶芹在产品包装装潢上所使用“汤沟曲酒厂”不构成对原告的不正当竞争，该企业名称中以红底金字显示的“汤沟”字样，亦不构成对两原告商标专用权的侵犯。原告要求陶芹停止侵犯商标权和赔偿20万元的主张，没有事实和法律依据，不予支持。
据此，该院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条、《中华人民共和国民法通则》第四条、第五条、第二十六条、第二十八条、《中华人民共和国商标法实施条例》第四十九条的规定，判决：驳回预算外资金管理局、两相和公司的诉讼请求。案件受理费5610元，由预算外资金管理局、两相和公司负担。
预算外资金管理局和两相和公司上诉称：
（一）一审判决事实认定不清。1、认定陶芹开办的企业为“家庭经营形式的私营独资企业”错误。2、认定灌南县汤沟曲酒厂是“2003年2月24日经连云港市灌南县工商行政管理局批准登记”错误。3、认定“汤沟是地名，早在明朝末期就以生产白酒开始盛名”，并由此认定“汤沟地名的知名度显然高于汤沟商标”，属认定事实不清。根据史料记载，汤沟在明朝末年原名叫“汤家沟”，生产大曲酒的糟坊最初有十三家，但到了解放前，只剩下七家濒临倒闭的糟坊。新中国成立后，人民政府联合剩下的全部七家糟坊，成立了地方国营灌南汤沟酒厂（即两相和公司的前身）。整个计划经济时代，汤沟只有这一家酒厂，也只有这一家生产汤沟大曲酒，后依法取得了“汤沟”商标。可以说汤沟牌白酒是汤沟这个地名能够成名的基础，完全不能得出“汤沟”地名的知名度高于“汤沟”商标这一认定。
（二）一审判决认定被上诉人陶芹突出使用上诉人商标的行为属于正当使用，缺乏事实和法律依据。1、陶芹具有主观上攀附名牌、误导消费者的动机和实际的行为。汤沟牌白酒是江苏省与洋河、双沟、高沟齐名的四大名酒，是江苏白酒的代表，在全国拥有很高的知名度，曾经获得过数十次国家级大奖。陶芹的个体经营企业仅仅创办几年，为了达到攀附上诉人辛苦创出来的名牌目的，刻意通过将上诉人的注册商标作为企业名称来使用以及在自己的产品包装上突出使用繁体“汤沟”二字等手段，误导消费者。2、被上诉人突出使用其企业字号“汤沟”的繁体二字，足以使消费者将之与上诉人的“汤沟”商标产生混淆，构成明显的商标侵权行为。且目前凡是销售被上诉人产品的经营者均把它作为“汤沟原浆酒”销售。3、被上诉人的企业创立之日比上诉人的商标注册日晚了近二十年，不存在在先使用的情况。4、被上诉人对上诉人商标权形成了事实上的侵害。被上诉人产品的销售区域主要在上诉人的成熟市场及区域，主要依靠“汤沟”品牌的影响力提高自己的产品销量，谋取不正当利润。
（三）一审判决认定被上诉人陶芹的使用行为不构成商标侵权，属适用法律错误。1、一审判决以被上诉人的企业名称是依法登记和受到相关企业登记管理法规的保护为由，认定不构成商标侵权是错误的。2、一审判决关于如果商标是由中文文字与图形或英文字母组成的组合商标，只有出现和该组合商标一模一样的文字和图形，才构成侵权，单独使用其中的文字是不侵权的认定，缺乏事实和法律依据。
（四）一审判决产生了一系列不良社会效果。1、给试图侵犯上诉人商标权的众多小酒厂提供了可乘之机。2、给上诉人的市场造成一片混乱。因一审判决和媒体不知事实真相的报道，使对“汤沟”商标及其产品忠诚度很高的消费者对究竟谁是正宗“汤沟酒”生产厂家产生了怀疑。3、若无质量保障的众多小酒厂都能生产汤沟酒，可能给消费者的饮酒安全埋下隐患。
综上，一审判决认定事实不清，适用法律错误，请求二审法院依法对本案发回重审或直接改判支持上诉人一审的全部诉讼请求，并判令由被上诉人陶芹承担一、二审全部费用。
陶芹辩称：
（一）上诉人故意模糊本案相关事实。1、灌南县汤沟曲酒厂前身为灌南县新汤曲酒厂，设立于2000年2月29日，企业现在的名称是于2003年2月24日经合法变更而成。2、上诉人所称汤沟镇完全因上诉人的“汤沟”产品而知名完全违背了事实。有关汤沟镇所产白酒的赞誉之词“南国汤沟酒，开坛十里香”是清代著名的戏剧家、诗人洪升的有感而发，而当时根本没有上诉人这个单位。如果汤沟镇没有悠久的白酒文化，就没有古人的赞美。汤沟镇鼎盛时的糟坊有十三家，即便到了解放前仍有七家，这就足以反映汤沟镇酒文化之深厚底蕴。
（二）上诉人对法律存在错误理解。根据我国商标法第49条规定，汤沟作为地名，即使上诉人有了商标权，也无权禁止他人正当使用“汤沟”两字。陶芹经营的汤沟曲酒厂就设在汤沟镇汤沟街，在企业名称中使用“汤沟”两字只是为了在地域上区别于其它同类企业，因此上诉人所谓的“请求人民法院依法判令被告更改厂名，使其厂名中不得含有汤沟字样”的诉讼请求无法律依据。2、最高人民法院司法解释中所指“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的属商标侵权行为”。这里的突出使用不应包括地名商标在内。
综上，上诉人的注册商标是图形，而不是汤沟；与“原浆酒”三个字相比较，陶芹并没有突出使用“汤沟”二字；即使构成突出使用，也只是突出使用了自己的字号，突出标明了自己所售白酒的产地，与上诉人的图形商标毫无关系。上诉人的上诉理由不能成立，请求二审法院驳回上诉，维持原判。
本案二审的争议焦点为：1、陶芹在其生产的原浆酒包装上使用“汤沟”字样是否侵犯了涉案“汤沟”注册商标专用权；2、如果侵权成立，陶芹应承担何种法律责任。
双方当事人二审中举证、质证及认证情况：
两相和公司提供了陶芹生产的被控侵权原浆酒在张家港多处地点的销售收据、发票、送货单和出库单各一份，用以证明被控侵权产品在销售中一直当作两相和公司品牌“汤沟原浆酒”出售。对该证据的真实性，陶芹不持异议，但对其关联性有异议。
陶芹提供了灌南县汤沟曲酒厂的营业执照及工商登记资料，用以证明灌南县汤沟曲酒厂的企业性质及变更登记情况。对该证据的真实性，预算外资金管理局和两相和公司不持异议。
对上述证据的真实性，因双方当事人均没有异议，本院予以确认。
对一审法院查明的事实，两上诉人除对灌南县汤沟曲酒厂的企业性质及开办时间提出异议外，对其它事实，双方当事人均无异议，本院予以确认。
本院二审审理查明：
1、灌南县汤沟曲酒厂系陶芹开办的个体工商户，其前身为灌南县汤沟新汤曲酒厂，2004年2月10日经工商部门核准变更为灌南县汤沟曲酒厂。
2、被控侵权包装（见附图2）的正反两面均用较大的繁体字标注了金色的“汤沟曲酒厂”字样，其中“汤沟”采用的是红底金字，而“曲酒厂”采用的是金底金字。从视觉效果上看，“汤沟”二字比较醒目，而“曲酒厂”三字明显偏淡。该包装正反面的正下方同时标注了厂名“江苏省灌南县汤沟曲酒厂”，包装两侧面正下方均标注“厂址：江苏省灌南县汤沟镇”。同时，该被控侵权包装的正反面和两侧面下方标注了陶芹自己的商标“珍汤”二字，但与上述“汤沟”二字相比，“珍汤”不仅字体很小，而且隐含在复杂的装饰图案中，不易察觉。
3、1991年，汤沟牌白酒系列产品被国家质量奖审定委员会评定为银质奖章，后又多次获得“江苏省优质名牌产品”、“消费者协会推荐商品”等荣誉称号；汤沟商标亦被评为“中国市场用户公认十佳畅销品牌”、“江苏省著名商标”，在白酒市场上拥有较高知名度。
4、被控侵权产品原浆酒在张家港港区镇、塘市镇、后塍镇等地销售时，经销商开具的发票、收据、送货单、出库单上注明的商品名称均为“汤沟原浆酒”。
5、预算外资金管理局、两相和公司为本案诉讼，已支付公证费1500元，诉讼代理费55000元。
本院认为：
（一）陶芹在其生产的原浆酒包装上使用“汤沟”二字，侵犯了涉案“汤沟”注册商标专用权
我国商标法实施条例第四十九条规定，注册商标中含有地名的，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。同时，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，将与他人注册商标相同或相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵犯注册商标专用权的行为。根据上述规定，对于注册商标中涉及地名的，商标权人虽然无权禁止他人在相同或类似商品上正当使用该地名来表示商品与产地之间的联系，但是如果有证据显示，他人使用该地名并不是出于标注产地的需要，而是具有攀附商标权人注册商标的商誉或知名度，以使消费者产生混淆或误认等不正当竞争意图的，则应当认定该使用行为超出了我国商标法规定的正当使用范畴，构成了对权利人注册商标专用权的侵犯。特别对知名度较高的地名商标而言，他人在相同或类似商品上使用该地名，必须严格限制在法律规定的合理使用范围内，以确保权利人的合法权益得到有效保护。
综合本案的具体情况，陶芹的使用行为不构成正当使用。理由是：
首先，“汤沟”作为注册商标具有较高的知名度。两上诉人注册商标中的“汤沟”二字虽然来自于地名“汤沟镇”，原本表示的只是地名，但经过商标权人在酒类商品上作为商标的长期使用，“汤沟”二字在原有地名的含义上逐渐取得了商标的含义，且“汤沟”作为商标的知名度已明显高于其作为地名的知名度。在此情况下，陶芹的灌南县汤沟曲酒厂作为后开办的企业，在相同的商品上使用“汤沟”地名时应当受到严格限制，即只能限于正当表明商品产地的需要，而不能任意使用。一旦超出正当使用范围，导致消费者产生混淆的，即构成对权利人注册商标专用权的侵犯。
其次，陶芹在产品包装的显著位置突出标注“汤沟”二字，不属于对地名的正当使用。按照正常的经营惯例，商品的生产经营者若想表明商品与产地间的联系，一般只需在包装的适当位置注明其厂址即可。即使想特别表明商品的产地，亦只需单独标注该地名“汤沟镇”即可。而陶芹在其产品包装的合理位置已明确标注其厂址“江苏省灌南县汤沟镇”，足以表明商品产地的情况下，又在产品包装的中部使用较大的字体标注“汤沟”而非“汤沟镇”，并且使用了和涉案注册商标中“汤沟”文字相同的繁体字。这表明陶芹对“汤沟”二字的使用，并非单纯出于标注商品产地的需要，不属于对地名的正当使用。
第三，陶芹在产品包装上对“汤沟”的使用方式，表明其具有明显的攀附涉案“汤沟”商标的意图。陶芹一方面在包装的显著位置标注“汤沟曲酒厂”，并有意将“汤沟”与“曲酒厂”作不同的底色处理，故意突出“汤沟”二字，淡化“曲酒厂”三字；另一方面却将自己的商标“珍汤”标注在很不起眼的位置，而且隐藏在复杂的装饰图案之中，不仔细辨别，难以发现。由此可见，陶芹对“汤沟”的使用并非出于善意。
第四，陶芹在产品包装上突出使用“汤沟”二字，容易使消费者产生混淆或者误认。由于涉案“汤沟”作为商标具有较高的知名度，普通消费者对在酒类商品上标注的“汤沟”二字的第一印象首先是商标，而不再仅仅是地名。因此，陶芹在其生产的原浆酒上突出使用“汤沟”二字，容易使消费者将其误认为涉案“汤沟”注册商标权人的商品。事实上，两上诉人二审提供的证据表明，被控侵权产品在实际销售中确有被当作“汤沟”原浆酒进行销售的事实。
最后，陶芹在产品包装上使用“汤沟曲酒厂”，亦不属于对企业名称的正当使用。虽然“灌南县汤沟曲酒厂”系陶芹合法注册的企业名称，但因该企业名称中的字号“汤沟”与涉案“汤沟”文字图形组合商标构成近似，且陶芹生产的商品与两上诉人“汤沟”注册商标标注的商品完全相同，在此情况下，为了防止消费者对商品的生产者及商品的来源产生混淆，陶芹应当在产品包装上清楚、完整、规范地使用其企业名称，而不应只突出使用其中的字号。但陶芹已经在产品包装的合理位置注明了其企业名称“江苏省灌南县汤沟曲酒厂”，其再次在包装中部标注“汤沟曲酒厂”时却有意突出其中的“汤沟”二字，不属于对企业名称的规范使用。
综上，陶芹在其产品包装上突出使用“汤沟”文字的方式，表明其主观上并非出于标明其商品产地来源的正当目的而使用“汤沟”，不属于我国商标法实施条例第四十九条规定的正当使用，亦不属于对其企业名称的正当使用，构成了对两上诉人“汤沟”注册商标专用权的侵犯。两上诉人关于陶芹的使用行为不属于正当使用，应构成商标侵权的上诉理由成立，应予采纳。一审判决关于陶芹的使用行为属于对企业名称和地名的正当使用，不构成商标侵权的认定错误，应予纠正。
（二）关于陶芹应承担的法律责任
因陶芹擅自将与涉案注册商标中相同的文字作为企业字号在相同商品上突出使用，足以使消费者产生误认，侵犯了两上诉人的注册商标专用权，依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。但因陶芹的侵权行为仅表现为对其企业字号的突出使用，而含有该字号的企业名称本身并不构成商标侵权，故两上诉人关于判令陶芹变更其企业名称的诉讼请求，因无法律依据，本院不予支持。关于赔偿数额，因双方均未提供证据证明陶芹在侵权期间因侵权所获得的利益，两上诉人因侵权行为造成的实际损失亦无法计算，且两上诉人明确要求法院适用法定赔偿方式确定赔偿数额，故本院依法根据陶芹侵权的时间、性质、后果以及两上诉人注册商标的知名度等因素，酌定本案的赔偿数额。两上诉人为本案诉讼支付的公证费及合理的诉讼代理费用，陶芹应当予以赔偿。
综上所述，两上诉人的部分上诉请求和理由成立，本院予以采纳。一审判决认定基本事实清楚，但适用法律错误，应予纠正。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项、《中华人民共和国商标法》第五十二条第（五）项、第五十六条第二款，《中华人民共和国商标法实施条例》第四十九条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第十六条之规定，判决如下：
一、撤销江苏省连云港市中级人民法院（2006）连知初字第1号民事判决。
二、陶芹立即停止侵犯预算外资金管理局和两相和公司涉案“汤沟”注册商标专用权的行为。
三、陶芹于本判决生效后10日内赔偿预算外资金管理局、两相和公司经济损失10万元及因制止侵权支出的公证费1500元、诉讼代理费8000元，合计109500元。
四、驳回预算外资金管理局、两相和公司的其他诉讼请求。
一审案件受理费5610元，二审案件受理费5510元，合计11120元，由陶芹负担（上诉人预算外资金管理局和两相和公司已预交的二审案件受理费各退还一半即2755元，剩余部分不再退还，由陶芹在支付赔偿款时一并支付给预算外资金管理局和两相和公司）。
本判决为终审判决。
审 判 长 吕 娜
代理审判员 施国伟
代理审判员 陈芳华
二○○六年九月八日
书 记 员 王方玮 |
