广东省高级人民法院民事判决书
(2006)粤高法民三终字第129号
上诉人（原审被告）：陈拱茂，男，1965年1月2日出生，汉族，户籍地广东省潮安县东风镇洋东村，现住广州市金碧花园16楼802号，系个体工商户广州市越秀区好意鞋店及广州市越秀区拱茂鞋店、广州市海珠区枫鑫鞋业的业主。
委托代理人：王楚挺，广东环球经纬律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：广州成玉贸易有限公司。住所地：广州市保税区东江大道284号508室。
法定代表人：李成基，该公司董事长。
委托代理人：陈秋云，广东易春秋律师事务所律师。
委托代理人：陈焕欢，广东易春秋律师事务所律师助理。
陈拱茂因与广州成玉贸易有限公司（以下简称成玉公司）商标侵权纠纷一案，不服广东省广州市中级人民法院(2005)穗中法民三知初字第129号民事判决，向本院起诉。本院受理后依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。
原审法院经审理查明,2001年6月1日，泰斗实业有限公司（以下简称泰斗公司）向国家工商行政管理总局商标局申请注册“Jackie Chan”商标。2004年2月14日获得核准，注册号为3231542，核定使用商品为第25类，包括：服装；婴儿全套衣；游泳衣；足球鞋；鞋；帽子；袜；手套(服装)；领带；皮带(服装用)。注册有效期自2004年2月14日至2014年2月13日。2004年6月10日，成玉公司与泰斗公司签订《注册商标使用许可合同》，约定泰斗公司将上述“Jackie Chan”注册商标许可成玉公司独占使用，许可使用的商品类别为第25类；许可使用的范围为服装、鞋；许可使用的地域为中国；许可使用的期限自2004年6月1O 日至2008年11月30日：许可使用费为第一年和第二年每年港币200万元。2004年9月6日，泰斗公司将上述《注册商标使用许可合同》报国家工商行政管理总局商标局备案，该局于2004年11月16日发出商标使用许可合同备案通知书，认定该合同符合备案的有关规定，予以备案。
广州市解放南路88号大都市商场一层1C15铺广州市越秀区拱茂鞋店及二楼2A03B铺广州市越秀区好意鞋店、广州大道南1627号华南鞋城中心区66档广州市海珠区枫鑫鞋业系经工商行政管理部门核准登记、由陈拱茂经营的个体工商鞋店，经营范围为销售鞋。同时，陈拱茂还在广州市新港西路173号广州市华准百货连锁经营有限公司承租档位销售鞋。成玉公司获得上述商标的独占许可使用权后，发现陈拱茂在上述经营场所销售涉嫌侵犯“Jackie Chan”注册商标专用权的鞋，认为陈拱茂的行为侵犯了该注册商标的专用权，开始调查收集陈拱茂涉嫌侵权的证据，并于2004年7月向工商行政管理部门投诉，申请对陈拱茂涉嫌侵犯注册商标专用权的行为进行查处。2004年1O月14日，广州市工商行政管理局越秀分局大新工商所扣留陈拱茂经营的广州市越秀区拱茂鞋店销售的假冒“Jackie Chan”注册商标鞋3双。2005年1月19日，该工商所作出行政处罚决定，认定广州市越秀区拱茂鞋店于2004年1O月13 日至14日销售假冒“Jackie Chan”注册商标鞋，责令该鞋店停止销售假冒“Jackie Chan”注册商标鞋，没收假冒“Jackie Chan”注册商标鞋3双。2004年1 O月1 4日，广州市工商局海珠区分局扣留了陈拱茂经营的广州市海珠区枫鑫鞋业销售的涉嫌侵犯“Jackie Chan”注册商标鞋28双。2004年11月15日扣留陈拱茂在广州市华准百货连锁经营有限公司销售的涉嫌假冒“Jackie Chan”注册商标鞋377双。上述扣留行为及行政处罚决定作出后，陈拱茂在法定期限内没有申请复议及提起诉讼。陈拱茂在法庭上承认工商管理部门对其销售被控侵权鞋的行为作出的上述查处行为，并提交上述工商管理部门作出的查处文件。
2004年9月22日，成玉公司的委托代理人叶盛林、陈秋云到广东省公证处，称成玉公司为注册商标“Jackie Chan”的独占许可使用人，广州市解放南路88号大都市商场一层1C15铺广州市越秀区拱茂鞋店销售假冒“Jackie Chan”注册商标鞋的行为侵犯了成玉公司的合法权益，向该处申请保全证据公证。该处于同日派公证员与成玉公司委托代理人到广州市越秀区拱茂鞋店，叶盛林以普通消费者身份购买了货号6012的大童鞋2对，当场取得收据一张及宣传资料四份，购买行为结束后，叶林盛对所购买的物品进行了拍照封存，广东省公证处出具(2004)粤公证内字第43684号公证书，对上述购买过程及物品进行了公证。公证书所附的鞋实物照片显示、该鞋外包装盒及宣传资料均上标有“Jackie Chan”字样；外包装盒及宣传资料以及收据上还标有“成龙运动休闲鞋”、“制造商南安市菲霸鞋服有限公司”、“香港亚柏宁国际企业有限公司授权，中国总代理：广州市成龙鞋业有限公司”等字样。
成玉公司在调查收集陈拱茂侵权的证据时，除申请公证处作上述证据保全外，还自行于2004年9月6日、9月22日先后三次到陈拱茂经营的广州市越秀区拱茂鞋店购买各种不同款式的被控侵权鞋27双。2004年11月1日，成玉公司在广州市新港西路173号广州市华准百货连锁经营有限公司陈拱茂承租经营的档位购买被控侵权鞋1双。陈拱茂在法庭上承认曾经在该百货公司销售过被控侵权鞋。
陈拱茂在证据交换和开庭时对成玉公司提交的公证书、公证购买的被控侵权鞋实物、成玉公司自己购买的被控侵权鞋实物、照片、宣传资料、发货单等证据的真实性没有异议。
将陈拱茂销售的被控侵权鞋与成玉公司“Jackie Chan”注册商标正品鞋对比，被控侵权产品是人造革，“Jackie Chan”注册商标正品鞋使用的是真皮；被控侵权产品上的“JACKIE CHAN”与正品鞋上的“Jackie Chan”英文字母相同，仅字体不同；被控侵权产品有中文“成龙”及一些动画图片，正品鞋没有。
另查明，菲霸公司系于1999年5月20日经福建省南安市工商局核准注册成立的有限责任公司，经营范围为加工生产鞋类，兼营鞋料。2004年5月12日，陈拱茂与菲霸公司签订《经销合同书》，约定菲霸公司授权陈拱茂在广东、海南两省代理“成龙历险记”系列产品的销售与服务，每月销售13000双。陈拱茂据此提出其代理销售的被控侵权产品系由菲霸公司生产，请求追加该公司为本案共同被告。
又查明，菲霸公司于2004年1O月9日对泰斗公司注册的“Jackie Chan”商标向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出争议裁定撤销申请，称该公司将香港著名国际影星成龙的英文名“Jackie Chan”注册为商标，主观上具有傍他人名牌的故意，同时侵犯了《成龙历险记》影片的版权。该委于同年 lO月28日予以受理，陈拱茂据此在答辩时申请本案中止诉讼。2005年5月30，香港居民陈港生(艺名成龙，英文名Jackie Chan)提出声明，称其本人于2001年6月1日授权泰斗公司在中国内地以“Jackie Chan”字样申请商标注册，该公司在内地的商标注册行为系取得其本人的授权，并没有侵犯其合法权益。2005年7月6日，商标评审委员会作出《关于第3231542号“Jackie Chan”商标争议裁定》，认为菲霸公司对泰斗公司注册的“Jackie Chan”所提出的撤销申请理由不成立，该注册商标予以维持。
还查明，陈拱茂在与成玉公司代理人通电话时曾经讲到已经支付约230万元货款给菲霸公司，陈拱茂在法庭上承认尚欠菲霸公司60多万元货款及广告费，但陈拱茂没有提供证据证明其实际销售的数量以及每双鞋的利润，无法计算出陈拱茂的获利。成玉公司为本案诉讼支付公证费3800元，律师代理费用40000元，但成玉公司亦没有举证证明因陈拱茂的侵权造成的损失或者陈拱茂因侵权所获利润。
原审法院认为，注册号为3231542的“Jackie Chan”商标已于2004年2月14日经国家工商行政管理总局商标局核准注册，商标注册人泰斗公司享有商标专用权。2004年6月1O日，成玉公司经商标注册人泰斗公司许可，取得上述“Jackie Chan”注册商标在中国的独占使用权，成玉公司通过合法途径取得的该注册商标的独占使用权受法律保护。陈拱茂销售的被控侵权“成龙运动休闲鞋”上使用了“JACKIE CHAN”字样，将被控侵权产品上的“JACKIE CHAN”与成玉公司“Jackie Chan”注册商标进行比较，从文字的外形、发音、意义三个方面进行分析判断，被控侵权产品使用的英文字母组合与成玉公司“Jackie Chan”注册商标的英文字母组合相同，仅字体不同，且成玉公司的“Jackie Chan”注册商标鞋产品与被控侵权“JACKIE CHAN”鞋产品均在中国内地销售，一般消费者容易产生误认或者混同，两者构成相近似。陈拱茂未经许可，销售与“Jackie Chan”商标相近似的标识的鞋类产品，已经侵犯成玉公司合法取得的“Jackie Chan”商标注册独占使用权，依法应当承担相应的民事责任。
根据陈拱茂与福建菲霸公司签订的《经销合同书》，福建菲霸公司于2004年5月12日授权陈拱茂在广东省代理销售“成龙历险记”系列产品。陈拱茂声称其销售的被控侵权产品是来源于福建菲霸公司，成玉公司对此没有异议，原审法院予以认定。成玉公司发现陈拱茂销售的“成龙历险记”鞋侵犯“Jackie Chan”注册商标权并向工商行政管理部门投诉后，工商行政管理部门先后于2004年1O月14日、11月15日对陈拱茂的侵权行为进行查处，说明陈拱茂在被查处后明知其销售的被控侵权产品涉嫌侵犯“Jackie Chan”注册商标权的情况下仍然继续销售，因此，陈拱茂在主观上有侵权的故意，其不能免除赔偿责任。陈拱茂应当停止销售并销毁被控侵权商品以及赔偿成玉公司的经济损失。
关于赔偿的数额，成玉公司请求陈拱茂赔偿50万元，其依据主要是成玉公司与泰斗公司签订的《注册商标使用许可合同》约定的独占许可使用费、陈拱茂与成玉公司代理人通话录音、成玉公司为制止侵权所支付的公证费、律师代理费等。原审法院认为，成玉公司于2004年6月1O日与泰斗公司签订的《注册商标使用许可合同》虽然约定成玉公司独占许可使用“Jackie Chan”注册商标第一、二年的使用费为港币200万元，但陈拱茂销售被控侵权商品的时间尚不到一年，不能以该年许可费数额为依据。陈拱茂在与成玉公司代理人的电话通话中虽然讲到其要给菲霸公司230万元货款，但不能单独据此认定陈拱茂销售的数量、利润、期间等事实。成玉公司为制止侵权所支付的公证费、律师代理费等项有发票为据，而且基本合理，可以认定。由于成玉公司的举证不能证明因陈拱茂的侵权造成的损失或者陈拱茂因侵权所获利润，其与商标注册人约定的独占许可使用费亦不能直接作为赔偿的依据，原审法院综合考虑“Jackie Chan”注册商标的知名度、陈拱茂侵权行为的性质、期间、规模、后果，以及参考成玉公司每年独占使用“Jackie Chan”注册商标的费用、并考虑成玉公司为制止陈拱茂侵权所支付的费用等因素，酌情确定赔偿数额。另外，陈拱茂的侵权行为尚未达到需要在报纸上向成玉公司公开赔礼道歉的程度，故原审法院对成玉公司请求判令陈拱茂公开赔礼道歉一项不予支持。
依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项、第五十六条第一、二款、《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第(一)、(七)项，以及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一、二款的规定，判决如下：一、陈拱茂在本判决发生法律效力之日起停止侵犯成玉公司对“Jackie Chan”注册商标享有的独占使用权的行为；二、陈拱茂在本判决发生法律效力之日起十日内一次性赔偿成玉公司经济损失人民币45万元。 三、驳回成玉公司的其他诉讼请求。案件受理费人民币10010元，由陈拱茂负担9510元，由成玉公司负担500元。成玉公司向原审法院预交的案件受理费不作退还处理，陈拱茂应负担的案件受理费在本判决发生法律效力之日起十日内直接支付给成玉公司。
陈拱茂不服该判决，向本院提起上诉称：一、一审法院认定陈拱茂于2004年10月14日被工商局查处后，继续在广州市华准百货连锁经营有限公司商场（以下简称华准商场）销售涉案侵权鞋，属认定事实错误。二、一审法院判决陈拱茂赔偿成玉公司经济损失45万元，证据不足，明显偏向成玉公司。三、一审遗漏了本案至关重要的诉讼主体霏霸公司，使本应由霏霸公司承担的法律责任直接转嫁给陈拱茂，混淆了法律关系，陈拱茂是无辜的。请求二审法院：1、撤销（2005）穗中法民三知初字第129号民事判决的第一、二项判项；2、依法改判。
本院经审理查明，原审判决认定的事实属实。
另查明：本院二审法庭调查时，成玉公司向本院提交了一份中华人民共和国福建省泉州市中级人民法院（2004）泉民初字第184号民事判决书，判决书内容是关于泰斗实业有限公司（以下简称泰斗公司）诉福建省南安市霏霸鞋服有限公司（以下简称霏霸公司）侵犯注册商标权纠纷案。根据该判决书查明：泰斗公司诉称，泰斗公司是“Jackie Chan”商标的注册人（注册证号：第3231542号。有效期2004年2月14日至2014年2月13日）。霏霸公司未经授权，盗用“Jackie Chan”的名义在泉州市进行招商，并且生产与“Jackie Chan”注册商标核定使用商品相同的产品。霏霸公司的行为严重侵犯了泰斗公司的合法权益，并给泰斗公司造成恶劣影响和重大经济损失，请求法院判令：1、判令霏霸公司立即停止侵犯泰斗公司商标专用权的行为；2、判令霏霸公司立即销毁侵权产品；3、判令霏霸公司在全国性报刊上刊登赔礼声明，为泰斗公司消除影响；4、判令霏霸公司赔偿泰斗公司经济损失人民币50万元；5、本案诉讼费由霏霸公司承担。泉州市中级人民法院于2005年11月30日做出判决如下：1、霏霸公司应于判决生效之日起立即停止对泰斗公司“Jackie Chan”注册商标的侵权行为，并立即销毁全部侵权产品；2、霏霸公司应于判决生效之日起10日内支付给泰斗公司2万元；3、驳回泰斗公司其他诉讼请求。
原审法院也是基于福建省泉州市中级人民法院已经受理上述案件，没有再将霏霸公司追加为本案的共同被告。
又查明：成玉公司于2005年2月25日向广州市中级人民法院起诉，请求法院判令陈拱茂：1、立即停止销售侵犯“Jackie Chan”注册商标专用权产品的行为，并没收、销毁所有侵权产品；2、赔偿成玉公司经济损失50万元；3、公开赔礼道歉，消除影响。
本院认为：本案的焦点问题是陈拱茂销售“JACKIE CHAN”成龙运动休闲鞋的行为是否侵犯注册号为3231542的“Jackie Chan”注册商标专用权及应当如何承担法律责任问题。
关于是否构成侵权问题，本院认为，注册号为3231542的“Jackie Chan”商标已于2004年2月14日经国家工商行政管理总局商标局核准注册，商标注册人泰斗公司享有商标专用权。2004年6月1O日，成玉公司经商标注册人泰斗公司许可，取得上述“Jackie Chan”注册商标在中国的独占使用权，成玉公司通过合法途径取得的该注册商标的独占使用权受法律保护。陈拱茂销售的被控侵权鞋产品上使用了“JACKIE CHAN”字样，将被控侵权产品上的“JACKIE CHAN”与成玉公司“Jackie Chan”注册商标进行比较，从文字的外形、发音、意义三个方面进行分析判断，被控侵权产品使用的英文字母组合与成玉公司“Jackie Chan”注册商标的英文字母组合相同，仅字体不同，且成玉公司的“Jackie Chan”注册商标鞋产品与被控侵权“JACKIE CHAN”鞋产品均在中国内地销售，一般消费者容易产生误认或者混同，两者构成相近似。陈拱茂未经许可，销售与“Jackie Chan”商标相近似的标识的鞋类产品，已经侵犯成玉公司合法取得的“Jackie Chan”商标注册独占使用权，原审法院判令陈拱茂停止侵犯成玉公司对“Jackie Chan”商标注册独占使用权的行为是正确的，本院应予维持。
关于赔偿问题，本院认为，本案商标权人是泰斗公司，独占许可使用权人是成玉公司，商标权人和独占许可使用权人都可以以自己的名义向法院提起诉讼，但是对于同一侵权行为，商标权人和独占许可使用权人不能分别向法院两次主张权利。本案的商标权人泰斗公司已经在福建省泉州市中级人民法院起诉，请求法院判令本案被控侵权鞋的生产厂家霏霸公司赔偿经济损失人民币50万元，福建省泉州市中级人民法院已作出中华人民共和国福建省泉州市中级人民法院（2004）泉民初字第184号民事判决，双方当事人对该事实没有异议。现本案的独占许可使用权人成玉公司又向广州市中级人民法院起诉，请求法院判令被控侵权鞋的销售商陈拱茂赔偿成玉公司经济损失50万元，因前者是指控生产商的侵权行为，后者是指控销售商侵权行为，并非同一侵权行为，故成玉公司的起诉并非重复起诉。陈拱茂以商标权人已起诉生产商为由认为其是无辜的，与本案无关，理由不充分，本院不予支持。关于陈拱茂销售被控侵权鞋产品在2004年10月14日被工商部门查处的行为，因陈拱茂并非被控产品生产者，其所销售的鞋是通过合同方式向霏霸公司所购，且无证据证明陈拱茂知道被控产品侵犯他人商标权，根据《商标法》第56条的规定，属于销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，且能证明商品合法来源的行为，陈拱茂不必承担赔偿责任。关于2004年11月15日陈拱茂继续销售被控侵权产品被工商部门查处的行为，则属于明知而继续销售侵权产品的行为，依照我国商标法的规定，应承担赔偿责任。鉴于商标权人泰斗公司已经就该批被控侵权鞋产品在福建省泉州市中级人民法院起诉该批被控侵权产品的生产厂家霏霸公司，请求50万元赔偿，福建省泉州市中级人民法院已作出一审判决。从陈拱茂销售侵权产品时间不长，数量不大，查扣库存侵权产品亦仅377双，成玉公司也无举证证明其实际损失等因素考虑，原审法院判令陈拱茂赔偿45万元，明显偏高。本院根据本案侵权行为的性质、时间、后果以及本案所涉商标的知名度等情况，酌情判令陈拱茂赔偿成玉公司经济损失2万元。
综上所述，陈拱茂的上诉请求部分成立，应予以支持。原审判决认定事实清楚，但适用法律部分不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项及《中华人民共和国商标法》第五十六条第一、三款规定，判决如下：
一、维持广东省广州市中级人民法院(2005)穗中法民三知初字第129号民事判决第（一）、（三）项；
二、变更广东省广州市中级人民法院(2005)穗中法民三知初字第129号民事判决第（二）项为陈拱茂在本判决发生法律效力之日起十日内一次性赔偿成玉公司经济损失人民币2万元。
本案一、二审案件受理费共计20020元由成玉公司、陈拱茂分别承担10010元。
本判决为终审判决。
审 判 长 欧修平
代理审判员 高 静
代理审判员 黄伟明
二○○六年十一月十六日
书 记 员 林恒春 |
