印度尼西亚申请人 P．T．伯尔纳 (P.T.PERMONA)于2001年 3月22日在国际分类第 34类“香烟、烟草、雪茄烟、非贵重金属烟灰缸、香烟过滤嘴、卷烟纸、吸烟用打火机、火柴、烟叶和丁香混合卷制的香烟、非贵重金属香烟盒”商品上向商标局提出“ROLEX'…商标， (以下称申请商标)的注册申请。经审查，商标局认为，申请商标与ROLEX PROMOTIONSS．A．(瑞士劳力士促销有限公司)在相同、类似商品“烟、烟具、火柴”上已国际注册并领土延伸至中国的第566503号“ROLEX'’商标(以下称引证商标)近似。另外，在非类似商品上，申请商标是复制 ROLEX PROMOTIONS S．A．已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害，不予注册并禁止使用。根据《商标法》第十三条第二款及第二十八条的规定，商标局于2002年8月6日驳回了该商标的注册申请，不予公告。
申请人不服商标局的驳回决定，于2002年9月12日向商标评审委员会申请复审。申请人在复审时要求删去申请商标指定使用商品中与引证商标核定使用商品冲突的商品“香烟、烟草、雪茄烟、非贵重金属烟灰缸、火柴、烟叶和丁香混合卷制的香烟、非贵重金属香烟盒”，只保留三个不；中突的商品，即“香烟过滤嘴、卷烟纸、吸烟用打火机”。申请人认为，引证商标的知名度只是在第14类商品“手表”的专业领域之内，商标局不应该随意扩大该商标的保护范围。而且，引证商标是文字和图形的组合商标，其显著特征由英文和皇冠图形所共同赋予，而申请商标只是以文字“ROLEX'’出现在不相类似的商品上。因此，申请商标与引证商标在现实使用中不会产生混淆，请求准予申请商标在不相；中突的商品上注册。
商标评审委员会经审理认为，由于申请人在复审中已明确请求删去双方商标指定使用商品中构成相同或类似的商品，因此，申请商标在上述商品上的注册申请不在复审范围之内。就其余商品而言，鉴于引证商标作为钟表商品上的驰名商标，已为中国消费者广泛知晓，申请商标文字与引证商标文字完全相同，即使双方使用商品不类似，但二者消费群体接近，在上述商品上使用与驰名商标文字完全相同的商标容易误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害。因此，申请商标属于《商标法》第十三条第二款所规定的不予注册并禁止使用的标志，故商标局的驳回理由成立。
根据《商标法》第二十八条、第三十二条规定，商标评审委员会于2004年8月30日以商评字 (2004)第4491号驳回复审决定书，驳回了该商标的复审请求。对商标评审委员会的复审决定，申请人未在规定期限内向法院起诉，该决定已生效。
本案商标在商标局的审查阶段及商标评审委员会的复审阶段均贯彻了现行《商标法》第十三条第二款关于“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”的规定，体现了我国商标行政管理部门在商标确权过程中对驰名商标所有人及社会公众的合法权益的全面保护。现行《商标法》增加了关于驰名商标的明文规定并于2001年12月1日生效后至《商标法实施条例》于 2002年9月15日起施行前这段时间内，依据前款规定，商标局已对多起复制、摹仿他人驰名商标的注册申请作出了不予注册的驳回决定。例如，2002年5月27日驳回了上海某申请人在“牙膏、鞋油”等商品上申请的“皮尔卡丹”商标，2002年5月31日、9月5日分别驳回了四川某申请人在“化学试剂”、“电池”等商品上申请的“HYUNDAI”商标，2002年7月23日驳回了辽宁某申请人在“医用粘合剂”商品上申请的“凌志”商标等等。
然而，《商标法实施条例》施行后，情况有所改变。该条例第五条第一款规定明确指出：“依照商标法和本条例的规定，在商标注册、商标评审过程中产生争议时，有关当事人认为其商标构成驰名商标的，可以相应向商标局或者商标评审委员会请求认定驰名商标，驳回违反商标法第十三条规定的商标注册申请或者撤销违反商标法第十三条规定的商标注册。有关当事人提出申请时，应当提交其商标构成驰名商标的证据材料。”这就意味着，在商标局的实质审查阶段，因为不存在产生争议的可能，商标局无从考虑申请商标是否属于他人驰名商标的问题。2003年6月1日起施行的《驰名商标认定和保护规定》第四条和第五条的规定更加明确指出，只有在商标经初步审定并公告后的异议程序、商标注册后的撤销程序及商标管理工作中，当事人认为他人经初步审定并公告的商标、已经注册的商标或正在使用的商标，违反商标法第十三条规定的，可以依据商标法及其实施条例的规定向商标局提出异议、向商标评审委员会申请撤销、或向有关工商行政管理部门提出禁止使用的书面请求，并提交证明其商标驰名的有关材料。商标局、商标评审委员会根据案件需要及当事人提交的有关材料作出涉案商标是否驰名的认定，该认定结果也仅在该案件的处理中有效。这就是目前在驰名商标的认定和保护方面奉行的“个案认定、个案有效、被动认定、被动保护”原则。据此原则，商标局在审查阶段也不便直接采纳商标局、商标评审委员会及人民法院在商标异议、商标管理、商标争议及诉讼等程序中作出的驰名商标的认定结论。所以，在审查阶段已经难以适用《商标法》第十三条第二款的规定对那些就不相同或者不相类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标的注册申请进行审查了。
当然了，商标局对此类商标的注册申请并非就不再驳回，而是考虑涉案商标的独创性及知名度，转而引用《商标法》第十条第一款第 (8)项的规定进行审查。该项规定与修改前《商标法》第八条第一款第(9)项完全相同，其内容为：”有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用”。商标局子1994年12月制定的《商标审查准则》”中在对该项内容进行解释并列举各种情形时，其中一条就是“抄袭他人具有独创性的商标，或将他人具有一定知名度的商标申请注册的，违反诚实信用原则”，属于该项规定不得作为商标使用的情形。之所以适用该项规定对“抄袭他人具有独创性的商标，或将他人具有一定知名度的商标申请注册”及“就不相同或者不相类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标的注册申请”进行审查，是因为申请人的这种行为明显违反了“诚实信用”这一民事活动中的最高法律原则，而该原则也是我国社会主义道德风尚中的重要内容，不遵循该项原则的行为无疑会“有害于社会主义道德风尚”。而且，将他人独创的、具有一定知名度的商标进行复制、摹仿或者翻译后使用在不相同或者不相类似的商品上，也容易使消费者产生误认误购，在市场上造成不良影响。因此，在新《商标法》实施前和《商标法实施条例》施行后的很长时期内，对上述情形的商标注册申请都是依据前述理由进行审查并驳回的。例如，商标局于2002年川月8日驳回了湖北某申请人在“五金器具”等商品上申请的“皮尔卡丹”商标， 2003年11月18日驳回了浙江某自然人在“饮水机、气体打火机”等商品上申请的“PLAYBOY'’商标，2005年10月?0日驳回了福建某申请人在“化妆品”等商品上申请的“麦当劳”商标，等等。
需要指出的是，由于对申请商标是否确属复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的具有较高知名度的商标(任何商标未经认定都不能称之为“驰名商标”)、该商标的真正所有人是谁等事实，以及是否足以误导公众或具有多大的可能性等问题，在审查阶段，审查员的认识及判断往往因人而异，带有很大的主观性，因此，在适用《商标法》第十条第一款第(8)项规定对此类商标的注册申请进行审查时，难度很大标准也难以统一。比如前面提到的“皮尔卡丹”商标，商标局于。2003年1月24日引证法国皮埃尔．卡丹在第25类“鞋、帽”等商品上已续展注册的第209951号“皮尔卡丹”商标驳回了某自然人在第11类“水龙头”等商品上申请注册的“皮尔·卡丹”商标，理由是“在非类似商品上用他人具有知名度的商标申请注册的，易构成产源误认，在社会上产生不良影响”，然而2004年3月21日却；隹予另一自然人在相同及类似商品上申请注册的“皮尔卡丹”商标初步审定并公告(该申请已获准注册)。
为了尽量避免这种情况的出现，商标局通过商标审查业务会议纪要的形式，对审查程序中涉及的驰名商标保护问题，确立了“以被动方式为主、以主动方式为辅”的原则，即原则上仅对驰名度非常高的驰名商标(如”可口可乐”、“微软”、“IBM”等)在审查程序中予以保护，而更多情况下的注册申请可准予初步审定并公告，由当事人在后续的法律程序中自行主张权利。例如，2004年5月21日初步审定了某自然人在“印刷机器”等商品上申请的“劳斯莱斯”商标 (见928期《商标公告》，英国罗尔斯—罗伊斯公共有限公司已提出异议)，2004年8月?4日初步审定了该自然人在“牙膏”等商品上申请的“都朋DOUPONY”商标(见939期《商标公告》，法国都彭股份有限公司已提出异议)，其他还初步审定过“花花公子 PARTYBOY”、“PLAYBOY”、“凌志”、“法拉利”等商标，其中有些商标在异议期内被驰名商标所有人提了异议，有的则已获准注册生效。
鉴于这种现实情况，2005年 12月31日由商标局和商标评审委员会共同发布的新的《商标审查标准》，在对《商标法》第十条第一款第(8)项规定进行解释时，虽然字面上似乎涵盖了违反诚实信用原则的注册申请属于有害于社会主义道德风尚的行为，但在列举具体情形时却删去了原《商标审查准则》中的规定，也没有另行增加新的相关内容。倒是在“商标近似的审查”部分，增力口了关于“商标完整地包含他人在先具有一定知名度或者显著性较强的文字商标，易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生误认的，判定为近似商标”，以及“商标完整地包含他人在先具有一定知名度或者显著性较强的图形商标，易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生误认的，判定为近似商标”的内容。由于商标近似的判定是以指定使用的商品或服务属于相同或类似商品或服务为前提的，所以在不相同或不类似的商品或服务上，复制、摹仿或者翻译他人在先具有一定知名度或者显著性较强的商标时，新标准中就没有禁止注册的明确规定。这就意味着，在审查程序中，对那些驰名程度和独创性不是特别高的商标，审查员将不会主动予以保护，商标所有人之外的其他申请人就此类商标的注册申请，将会获准初步审定并公告。
所以，在此特别提醒驰名商标所有人，一定要高度关注经初步审定并公告的商标信息，一旦发现他人申请注册的商标是对自己的驰名商标的复制、摹仿或者翻译，就应及时提出异议。如果在三个月的异议期内未能发现，以至他人的申请商标获准注册，还可以根据《商标法》第四十一条第二款的规定，自商标注册之日起五年内，向商标评审委员会请求裁定撤销该注册商标，如属恶意注册的，还可以不受这五年期限的时间限制。
应该承认，新《商标法》、《商标法实施条例》、《驰名商标认定和保护规定》中有关驰名商标的规定，既充分保护了驰名商标所有人对其驰名商标享有的合法利益，也同时保障了社会公众通过商标进行消费选择的正当权益。对于那些不思创新，只想通过复制、摹仿或者翻译他人驰名商标而获得商标注册的申请人来说，也许会得逞于一时，但绝对不会长远，到头来只能是竹篮打水一场空，浪费了时间，也浪费了金钱。
另：经查对，笔者以为本案中的引证商标可能有误或不够恰当，因为早在引证商标经国际注册并领土延伸至我国前，ROLEXSA(瑞士劳力士钟表有限公司)在“未加工或已加工的烟草、烟具、火柴”商品上已经将与引证商标完全相同的商标通过国际注册并领土延伸至我国，注册号为252976。而且，在该商标据以驰名的钟表、手表商品上，其注册人也是ROLEX SA (瑞士劳力士钟表有限公司)，而不是ROLEX PROMOTIONS S.A(瑞士劳力士促销有限公司)。之所以会产生这种错误，尽管直接原因是在先注册商标出现了不该出现的并存现象，但审查员在阐述驳回理由时没有进一步去主动核实相关事实，仅凭主观感觉就作出审查结论更是根本原因。在本案的复审程序中，申请人和商标评审委员会的审理人员均未发现这一错误，也从另一个侧面说明了涉及驰名商标(尤其是外国驰名商标)问题的商标注册申请，在审查程序中很难对相关事实作出非常；隹确的认定。既然如此，把这个问题放在后续程序中，由当事人自行主张权利，商标局、商标评审委员会或人民法院根据当事人双方的意见及证据，在深入研究、充分论证的基础上，加以解决，无疑才是最好的选择。
作者单位：国家工商总局商标局 |
