温州市中级人民法院认为35类“国美电器”服务在本案中不能被认定为驰名商标:

    从温州国美机械制造有限公司了解到，历时一年多的“北京国美”状告“温州国美”商标侵权及采取不正当竞争一案，2006年温州市中级人民法院做出一审判决，驳回原告北京国美有限公司的诉讼请求。

　　2004年8月，著名家电连锁企业北京国美电器有限公司一纸诉状将温州国美机械制造有限公司告上法庭。原告“北京国美”认为被告“温州国美”未经原告许可，擅自将与“国美电器”驰名商标近似的文字“国美”作为企业名称中的字号，侵犯了原告相关驰名商标专用权并构成不正当竞争。原告请求温州市中级人民法院认定“国美电器”商标为中国驰名商标，判令被告立即停止使用任何带有“国美”及“GUOMEI”字样的标志、宣传册，赔偿原告经济损失并承担本案全部诉讼费用。

　　温州市中级人民法院经过审理后认为，原告的涉案35类“国美电器”服务在本案中不能被认定为驰名商标，因此不享有驰名商标可以跨类保护的特殊效力。而被告从事乳品机械、制药机械、包装机械、食品机械、水（饮料）处理设备的制造和销售，与涉案商标核准的使用商品均属于不相同或不相似。被告的行为不构成对原告商标专用权的侵犯。同时，原告基于驰名商标知名度提出被告构成不正当竞争的主张，不能成立。

　　一审判决后，原告表示不服，提出上诉。本月18日，浙江省高级人民法院将开庭再次审理此案。

浙江省高级人民法院将开庭再次审理此案认定35类“国美电器”服务在本案中被认定为驰名商标

国美”商标侵权及不正当竞争案代理词

  文国  蔡振明

   案情简介

   原告北京国美电器有限公司(以下简称“北京国美”)是国内一家较为成功的家用电器连锁销售企业，是35类第1097722号“国美电器”商标和第1097721号“GUOMEI及图”商标的合法持有人。该公司在全国设立30余家关联企业和130余家分支机构，作为其家用电器连锁销售卖场。

    近年来，国美电器的销售业绩一直名列同行业前茅。被告温州国美机械制造有限公司（以下简称“温州国美”）主要生产灌装机、封口机、喷码机等机械设备，因其在企业字号和宣传资料上使用“国美”文字、“GUOMEI”拼音和“国美机械”文字左右排列的标识，“北京国美”认为其35类“国美电器”属于驰名商标，应属于商标法规定的跨类保护的范畴，“温州国美”的行为已构成侵权，为此诉至法院，请求认定其商标为驰名商标，并判令“温州国美”停止侵权，赔偿损失。温州市中级人民法院判决认为“国美电器”不构成驰名商标，并驳回“北京国美”的诉讼请求。“北京国美”不服一审判决，上诉至浙江省高级人民法院。本案的焦点是：超市的销售活动有无商标权？“北京国美”的销售活动是否对其已注册的35类服务商标的充分使用？这两个问题决定了“国美电器”是否构成驰名商标，是否属于跨类保护的范畴。这里发表的是被告“温州国美”的代理人在二审中发表的代理词。

代理词

审判长、审判员：

   我作为北京国美电器有限公司（以下简称“北京国美”）诉温州国美机械制造有限公司（以下简称“温州国美”）商标侵权及不正当竞争纠纷一案被上诉人“温州国美”的二审代理人，现发表以下代理意见：

    一、“北京国美”持有的第35类1097722号“国美电器”商标不是“驰名商标”。

    （一）“北京国美”从事的商品销售即商业企业的活动不是商标在核定服务项目上的使用，即“国美”商标未得到充分使用，是一只十分淡化、显著性低、默默无闻的普通商标。首先，第1097722号商标为国际分类第35类的服务商标，主要包括由个人或组织提供的服务，其核定服务项目是广告、室外广告、样品散发、张贴广告、商品展示、商品橱窗布置、商业信息、贸易业的专业咨询、推销（替他人）、公共关系等。1097722号商标名称为“国美电器”，由于“电器”两字属行业通用名称，根据《中华人民共和国商标法》第十一条规定，“电器”不予注册，故该商标中的“电器”为放弃专用，受保护的专用权仅为“国美”两字。根据《类似商标和服务区分表》第三十五类的注释，35类商标“尤其不包括：其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动”。上诉人将核定服务项目中的“推销（替他人）”理解为“替他人销售商品的企业”，然后又将“主要职能是替他人销售商品的企业”和“主要职能是销售商品的企业”进行区别，这种理解存在两个层面的错误：首先，国家商标局给四川省工商行政管理局的商标申字（2004）第171号批复中规定“推销（替他人）”服务的内容是：为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务，这显然仅限于提供中介服务，不包括销售行为。其次，上诉人将“替他人销售商品企业”与“主要职能是销售商品的企业”进行区别，言下之意前者销售的是他人的商品，后者销售的是自己的商品，但是这两句话从汉语的语法和语意上分析，不可能包含上诉人的这种理解。纵观全国的超市连锁企业，没有一家超市专门销售自己的商品而不销售他人的商品，即使有极少数超市同时出售自己的商品，该商品在其全部销售商品中所占的比例也是微乎其微的。因此，《类似商品和服务区分表》第三十五类注释中规定：“尤其不包括：主要职能销售商品的企业”，既包含销售自己的商品，也包含为他人销售商品，而“推销（替他人）”是一种中介服务活动，显然不能将其理解为“替他人销售商品”。

    其次，上诉人认为其公司及相关企业公司符合“尤其包括为他人将各种商品归类，以便顾客看到和购买”的相关规定，同时也符合第三十五类“商品展示、商店橱窗布置、推销（替他人）”等各子类别。这种观点不能成立。理由如下：①我国是《马德里协定》的成员国，该协定的商标分类采用“尼斯分类”。根据“尼斯分类”，商品展示和商店橱窗布置属于3501组里的商品，其分类总称为“广告”，具体的商品均为广告范畴，商品的具体操作过程均为广告公司进行，而上诉人并非广告经营企业。由此可见，“尤其包括为他人将各种商品进行归类，以便顾客看到和购买”仅限于中介服务，上诉人从事的销售活动显然与此有着本质的区别。②推销（替他人）属于3503组，其商品名称为销售（合同）代理，其操作均由合同代理公司完成，而上诉人并非此类公司。③上诉人主张“商品展示、商店窗布置、推销（替他人）”是其从事的经营活动，但是我们发现上诉人提供的证据仅限于公司和相关企业的销售业绩以及他人为其提供广告服务的费用支出两部分内容，从未见过有关为他人从事上述中介服务活动的费用支出和由此产生的收入或形成的利润。也就是说，上诉人从未使用“国美”商标从事“商品展示、商店枯窗布置、推销（替他人）”的服务活动。④广告费用的支出只能证明其他广告公司媒体为上诉人提供的服务，他们使用的是广告公司媒体本身的工业产权资源，并非上诉人在核定服务项目中使用涉案商标。

    综述之，35类1097722号“国美”商标，归根结底讲，是以广告等中介服务为内容的服务商标，而广告等中介服务并非上诉人的经营范围，因此，从来没有也不可能在其经营活动中使用涉案商标。

    （二）上诉人认为第三十五类的注释内容自相矛盾，导致商业企业的商标类别归类处于空白的状态，这是对《商标法》立法精神的不理解。

    首先，从实务的层面讲，国家工商局从未接受过以销售活动作为注册商标保护范围的申请，也就是说，国家工商局从来不允许企业的销售活动作为商标来注册。同时，我们也从未看到过任何一只商标的注册证里核定商品为销售或零售活动。值得一提的是，世界上大多数国家的商标分类标准均遵循尼斯分类，不允许企业的销售活动作为商标来注册。

    其次，上述的实务状况说明我国商标局准确把握了《商标法》的立法精神。上诉人从事家用电器的连锁销售，进入其卖场的商品的类别和品种多种多样，如果“商品销售活动”可以独立核准使用商标，就必然削弱在其经营场所销售的商品本身商标的显著性，影响生产该商品的企业正常的经营活动，并与所销售商品本身的商标发生权利冲突。因此，从立法精神上讲，商品销售活动不应该核准使用商标。可见，第35类注释的内容延续了《商标法》的立法精神，并非自相矛盾，更未造成立法的空白。

    二、上诉人商标的显著性较弱，知名度不高，被上诉人合法使用企业名称的行为不可能造成相关公众任何的混淆和误认。

    首先，经查询，全国在十多类商品上存在“国美”注册商标，至今为止至少还有三只注册商标（分别为：9类1271263、29类1037051、31类1547230）和两只被异议商标（分别为：01类3203902、07类1978010）在不同类别上使用，而使用未注册的“国美”商标的企业更是不计其数。仅温州就存在四十多家含有“国美”字样的企业名称，可想而知全国该有多少企业与“国美”“沾亲带故”，而这些企业和商标都是合法存在的。以上事实说明，“国美”是一个非常普遍、显著性较弱的名称。其次，上诉人的“1097722”号商标为中文“国美电器”（电器放弃专用），被上诉人的企业字号是“图形+国美+拼音”，两者的构思、风格、视觉效果等均相差甚远。再次，温州国美的产品是灌装机、喷码机等机械产品，属于国际分类中的第7类，而北京国美的1097722号注册商标是第35类，是为他人提供广告服务的服务商标，二者在业态、领域、消费群体等方面毫无关联，被上诉人品牌的拓展和市场的延伸永远不可能触及上诉人的领域，二者不存在任何交叉的可能性。再其次，被上诉人不存在任何恶意的突出使用行为。

    据此，被上诉人合法使用字号的行为，不可能削弱上诉人商标的识别性、显著性和良好性，上诉人也无从证明所谓“被告的行为淡化了其商标”。如果说被上诉人近几年己经在业内树立起良好的声誉，那是因为广大客户认可其产品的品质和服务的水平，被上诉人没有也不可能在机械制造领域依附上诉人一个普通商标来吸引公众。

    以上代理意见恳请合议庭予以高度重视。