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关于如何防范商标被“抢注”及被“抢注”后的补救
文章作者:南京知识律师事务所 王红
浏览人数:  录入时间:2007-9-23 22:29:40  来源:南京知识律师事务所网站(2007/09/23)

  企业苦心经营的商标具有了一定的影响但因没有及时申请商标注册而被他人抢先注册,给企业带来多大的损失是不言而喻的。商标注册可以分国内注册和国际注册,商标虽然在国内注册但如果未能及时申请国际注册而被他人抢先在国外注册的话,商品到了国外,即便该商品再怎么驰名,该商品想在国外市场进行销售仍然要受到他人的牵制。例如:我国的“青岛啤酒”在美国被抢注,“阿诗玛”商标在菲律宾被抢注,驰名中外的“鹦鹉”牌手风琴在日本被抢注,以至于这些商品到达这些国家后要支付高额的商标专项销售费,使得企业的市场销售受到了巨大损失。商标在国内被他人抢注的情形也比比皆是,例如“全兴商标”。四川全兴足球俱乐部使用“全兴”商标历来已久,已经有一定的知名度,但未申请商标注册,后被天津市河东区津海体育用品批发部申请注册,天津全兴体育用品厂受让取得该“全兴”商标专用权。后天津全兴体育用品厂以四川全兴足球俱乐部侵犯其“全兴”商标专用权为由提起诉讼,要求四川全兴足球俱乐部停止侵权并赔偿损失。历经两级法院审理,虽然最终四川全兴足球俱乐部以其使用“全兴”字号为中华老字号为由,得到了对“全兴”字号的使用权,但“全兴”商标所有人仍然是天津全兴体育用品厂,四川全兴足球俱乐部市场份额毕竟是被挤占了。

  为了能有效地避免上述类似情形的发生,笔者认为企业应当采取以下三个方面的策略:

  一、采取商标及时注册策略。

  虽然2001年修正的《商标法》对未注册商标也给予了一定程度的保护,但这种保护毕竟是有限的。企业对自己使用的商标一定要及时申请商标注册,如果企业以未注册商标的形式在商品上使用,会造成很大的弊端。主要在于:

  1、《商标法》第三条规定“商标注册人享有商标专用权,受法律保护”,因此,企业如果不对其商标申请注册,企业对该商标就不具备专用权,企业无法禁止他人仿冒。

  2、一旦本企业的商标创出一定名气,很容易被他人“抢先注册”,使得企业处于被动地位,遭受巨大损失。

  采取及时注册战略,能够有效避免以上情形的发生,能为企业赢得主动、赢得时间、节省财力。

  (一)商标及时注册,一般可以采取以下三个在先策略:

  (1)在商品还未投入市场前,商标可以注册在先;

  (2)商品的相关广告未做之前,商标可以先行注册;

  (3)商标续展期限尚未到期前,商标可以续展在先。

  (二)商标的及时注册,还不仅仅是指上述内容,还包括以下几个方面的内容:

  1、商标的国际注册。

  企业商标之所以要在国外申请注册,是因为商标权具有地域性,在我国申请注册的商标,在国外不会自动生效,必须在国外申请注册,企业才能在国外对该商标行使注册商标专用权。企业的商品要推进国际市场就有必要申请国际注册,这也是为商品进入国际市场前扫清障碍,避免商标在国外被他人抢先注册,给企业带来不必要的损失。

  2、商标的续展注册。

  注册商标是有有效期的,《商标法》第三十七条明确规定“注册商标的有效期为十年,自核准注册之日起计算”,《商标法》第三十八条规定“注册商标有效期满仍未提出申请的,注销其注册商标。每次续展注册的有效期为十年”。

  因此,企业一定要注意上述规定的时间。商标注册后,由于满10年就要续展一次,在这10年时间内,企业往往更换了不少法定代表人和管理人员,因此,可能会由于交接上的原因忘记按时去办理商标续展手续,如果在该有效时间段内未能及时申请续展注册,将会给企业造成很大的麻烦:

  (1)注册商标被注销,企业无法禁止他人使用该商标;

  (2)《商标法》第四十六条规定“注册商标被撤销的或者期满不再续展的,自撤销或者注销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准”。

    首先,在上述规定的“一年”时间内,企业自己也无法就其使用的该商标重新申请注册,同时这也意味至少在这一年时间内无法阻止他人使用该商标。

  其次,虽然企业在这“一年”后可以就其使用的该商标再次提出注册申请,但同时也无法阻止他人在这“一年”后的某个时间段先于企业就其使用商标申请注册,一个好的商标蕴藏着的是无限的商机,因此,其他企业也是极为关注的。而且《商标法》第二十九条规定“两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标,同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告”。因此,企业对其注册商标在有效期满后一定要及时申请续展注册,做到防患于未然。

  3、商标的另行注册。

  企业在对商标申请注册的时候,一般会将商标涵盖在同一类的所有商品上,但也不排除有疏漏的地方。此时,企业需要注意的是,并不是将商标申请注册后,同一类的商品上就都有权使用该注册商标。《商标法》第五十一条规定“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限”,且《商标法》第二十一条规定“注册商标需要在同一类的其他商品上使用的,应当另行提出注册申请”。

  4、商标的重新申请注册。

  企业在对其注册商标使用的过程中,可能会觉得该注册商标有些不尽人意,因此,将其稍作变更后又擅自将其使用在商品上,企业要注意,这样使用仍然属于未注册商标的使用,不具有注册商标专用权。《商标法》第二十二条规定“注册商标需要改变其标志的,应当重新提出注册申请”。

  5、联合商标、防御商标的及时注册。

  联合商标的作用在于它扩大了注册商标专用权的保护范围,可以避免他人的商标与企业自已的商标相近似而造成消费者的混淆。企业在申请商标注册的时候,可以就与该商标相近似的商标也予以注册,防止他人钻空子,将与企业商标相近似的商标抢先注册,与其企业事后去维权,不如防范在先。

  防御商标的作用在于防止他人在非类似商品上使用自己的驰名商标,而冲淡驰名商标的显著性。

  《商标法》第十三条规定“就相同或者相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用;就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”

  从上述条款规定可以看出,如果他人在不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译未在中国注册的驰名商标,对该驰名商标所有人来说,就难以得到法律上的保护。因此,即便该商标很驰名也要及时予以注册,以防止他人在不相同及不相类似商品上使用或申请注册该驰名商标,从而淡化该驰名商标。

  二、采取商标查询、市场跟踪策略。

  (一)商标查询。企业在对其商标申请注册时及注册后均要进行商标查询,对该商标进行不断的动态跟踪。

  1、申请商标注册前对商标进行查询,这样做的目的在于查询有无与该商标相同或相近似的商标已注册或申请注册在先,以免在递交相关申请商标注册材料后因得不到授权而浪费时间,延误企业对商标重新进行选择、设计。或者说,虽然得到了授权,但日后不可避免地卷入诉讼之中,带来不必要的麻烦及损失。

  2、商标申请注册得到授权后仍然要对商标进行不定期的查询,看他人有无将与其相近似的商标向商标局申请注册,如有的话,可在初步审定并公告的三个月期限内向商标局提出异议。

  (二)进行市场跟踪。

   进行市场跟踪的目的在于:了解同行商品的销售渠道,并通过以上销售渠道了解同行商品所使用的商标,及时发现他人有无使用与企业商标相近似的商标从而搭便车的行为,由此,可以及时向上述行为人发出警告或直到提起诉讼,积极有效地维护企业自身的合法权益。

  三、商标被他人抢注后的补救策略。

  企业商标被他人抢注,还要区分不同的情况,即要看是正当的在先注册还是恶意抢先注册。如果是恶意的抢先注册,企业可以动用法律武器来维护自已的合法权益,《商标法》对此作了相应的规定,给予商标被抢注人一定的救济途径:

  (一)行政程序。《商标法》第四十一条第二款规定“已经注册的商标,违反本法第十三条、第十五条、第三十一条规定的,自商标注册之日起五年内,商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标,对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制”。

  (《商标法》第三十一条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利 ,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”)

  因此,当企业使用的商标被他人以不正当手段抢先注册后,企业可以在上述规定的时间内向商标评审委员会申请裁定撤销该注册商标,此时,企业需要向商标评审委员会证明:

  (1)该注册商标是企业自己在先使用的;

  (2)该注册商标在被他人抢注前,企业对其投入了一定的广告或其他方式的宣传,已经具有了一定的知名度;

  (3)该注册商标抢注人是在明知或应知的情况下,违反诚实信用的原则,恶意抢先注册的。

  (二)诉讼程序。

  如果商标评审委员会作出维持该注册商标的裁定,企业不服的,并不是已无路可走。此时,企业可以启动诉讼程序,自收到商标评审委员会向企业发出维持该注册商标的通知之日起三十日内向人民法院提起行政诉讼。如果人民法院仍然维持行政裁定,企业仍可以向上级人民法院提起上诉。

  (三)申诉程序。

  如果经过两级法院审理,仍然是维持行政裁定的结果,企业还可以在终审判决生效后二年期限内向原作出生效判决的人民法院或上一级人民法院提出申诉程序,也就是所谓诉讼程序全部用尽。诉讼程序全部用尽,由于其所用时间之长,显然要耗费大量的人力、物力、财力。因此,企业欲让其使用的商标不被他人抢先注册,还是要做到防范在先。

  当然,并不是所有的商标被他人注册都是不正当竞争行为,如果他人是正当的在先注册,企业此时就难以通过上述法律手段将该注册商标撤销。但企业可以采取与该在先注册人协商转让的方式取得该商标专用权,此时,企业就要权衡使用该商标能给企业带来多大的利益与受让该商标需支付的转让金之间的重要性。