本栏推荐
本栏热点
 
商标宝典 首页 > 专家观点 > 商标使用与管理 > 正文
此商标使用许可合同备案手续应如何办理?
文章作者:商标局监督管理处 张 诚
浏览人数:  录入时间:2006-3-16 22:21:40  来源:中国工商报-商标世界(2006/03/16)

  案由:

  某甲就其注册商标的转让许可事宜同某乙达成如下协议:“甲方将注册商标转让给乙方后,乙方必须授权甲方继续使用该商标”、“本合同为不可撤销的转让合同,乙方同意取得该商标所有权后,授权甲方继续在其产品上使用该商标”。该注册商标商标局核准转让给乙方后,乙方因拖欠甲方商标转让费被诉诸法院,甲方的诉讼请求有二:1.要求乙方付清商标转让费;2.要求乙方将此商标使用许可合同到商标局办理备案手续。在法院审理过程中,乙方均未出庭。

  本案中商标转让费用的纠纷案情简单,法院很容易审理,问题在于甲方第二个诉讼请求法院是否支持。这涉及以下问题:

  1.到商标局办理商标使用许可合同备案有无必要?

  最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定:“商标使用许可合同未经备案的,不影响该许可合同的效力,但当事人另有约定的除外。”本案中甲乙双方并未约定商标局的备案是商标使用许可合同的生效要件,合同也并未规定乙方到商标局履行备案手续的义务,从这个角度说,似乎法院不应支持甲方的主张。

  但同时该条第二款还规定:“商标使用许可合同未在商标局备案的,不得对抗善意第三人。”即备案赋予被许可人一种类似准物权人的身份,受公信力保障。如果甲方作为商标权人,将该商标任意转让或质押给第三方,一旦依法完成商标转让或质押登记手续后,第三方即可禁止乙方继续使用该商标,乙方的合法权利将得不到保障;即使再次起诉甲方,也于事无补,最多只能主张违约金,甚至有可能连支付违约金的判决能否执行也存在疑问。同时鉴于乙方在本案中支付商标转让费用迟延的表现和拒不出庭应诉的事实,对甲方商标使用权产生一定隐患。基于上述理由,甲方的诉讼请求有其合理性和必要性,法院最后也支持了其诉讼请求,通过判令乙方履行备案手续来保障甲方对该注册商标的合法使用权,以定纷止争。

  2.如何实现甲方的商标使用许可合同备案的目的?

  法院审理后依法作出判决,责令乙方在一定期限内将其与甲方的商标使用许可合同到商标局办理备案手续。这样将出现以下两种情况:

  (1)乙方服从法院判决,按照商标法律法规的规定,与甲方一道依法办理商标使用许可合同备案手续。

  (2)乙方继续不出现,甲方利益难以保障。

  在第一种情况下,案件得到圆满解决;在第二种情况下,甲方可以依照《民事诉讼法》第二百一十六条的规定向法院申请强制执行。

  目前到商标局办理备案手续需要以下材料:《商标使用许可合同备案申请书》、许可合同副本和许可人的身份证明;委托代理的,还需提交《委托书》;申请书件为外文的,还须提交中文译本。按照1997年商标局制定并公布的《商标使用许可合同备案办法》的规定,商标局对商标使用许可合同备案审查的主要内容是商标的权利是否真实有效:包括审查许可人是否有权许可,许可使用的商标是否与注册商标相一致,许可使用的商品是否符合注册商标核定使用的商品的范围,许可期限是否超出商标的有效期限等等。本案中就商标许可的内容仅仅一句话“乙方同意取得该商标所有权后,授权甲方继续在其产品上使用该商标”,至少欠缺或尚待明确以下内容:商标注册号、类别、许可期限、具体的许可商品或服务项目。因此,如要办理备案手续,甲方至少需与乙方就上述事项达成一致意见或者在法院判决书中予以明确。

  3.如何与商标局的备案程序相衔接?

  根据《商标法》第四十条、《商标法实施条例》第四十三条的规定,商标使用许可合同备案是由许可人将合同副本报送商标局备案。类似法院强制执行商标使用许可合同备案手续的情况,商标局审查实践中尚未遇见过,但根据《民事诉讼法》第二十三条、最高人民法院《关于适用〈民事诉讼法〉若干问题的意见》第二百九十二条的规定,商标局负有法定协助义务。本案中,被许可人可以自行向商标局提交:(1)《商标使用许可合同备案申请书》(申请书中“许可人章戳处”不填写);(2)法院向商标局发出的《协助执行通知书》;(3)载明具体备案内容的法院生效判决书。商标局将依法办理商标使用许可合同备案。

  4.类似案例的处理。

  日常生活中,有不少商标许可协议中规定了备案手续的内容,但许可人拒不履行的案例。在此情况下,被许可人可以根据《合同法》第一百零七条的规定,诉请法院判令许可人承担继续履行商标使用合同备案义务,再按照上述第二、三点内容办理即可解决这一问题。