一、相关概念

　　随着现代科学技术的飞速发展，国际知识产权贸易在近10年的发展十分迅猛，美国商务部有关数据显示，2000年国际知识产权贸易总额达到近万亿美元，已与货物贸易、服务贸易一起，成为国际贸易的三大支柱。

　　国际知识产权转让是指知识产权所有人或持有人跨越国境将知识产权转移给他人的法律行为。将“跨越国境”作为衡量知识产权转让是否具有“国际性”的标准，这是国际上的一致看法。至于转让方和受让方的国籍是不同还是相同在所不问，当事人的国籍对知识产权转让是否具有国际性丝毫不产生影响。

　　知识产权国际许可贸易也称国际许可证贸易，是指知识产权引进方（或称被许可方）通过支付一定的费用，从知识产权输出方（或称许可方）手中取得某项知识产权的使用权，并据此进行产品的生产和销售。知识产权国际许可贸易不仅可以适用于一切知识产权客体的跨国转让，而且还可以使受让方最迅速、最直接地获得受让知识产权，因此成为国际知识产权转让中使用最广泛、最普遍的一种形式。

　　国际商标使用许可合同是指商标权人将其商标使用权在一定条件下跨越国境地许可被许可人使用，并约定双方权利义务的协议。商标的使用许可在国际贸易中极为普遍。实践中，主要有以下4种形式：（1）单独使用许可方的商标；（2）单独使用许可方的商标，同时标明生产国家和生产厂家；（3）使用联结商标，即将许可方商标和被许可方商标中有代表性的部分联结起来，组成一个新商标，在被许可方所在国另行注册，其所有权属于被许可方，如“福日”电视机；（4）使用双重商标，即将许可方的商标和被许可方的商标并列，如“上海-SANTANA”。

　　二、商标使用许可的法律冲突

　　目前，世界上大多数国家和地区都颁布了商标法。由于各国的社会、历史、文化传统不同，使得商标使用许可的跨国保护可能发生法律适用上的冲突，主要表现在以下方面：

　　1.商标权取得的冲突

　　商标权的取得制度，各国立法不同：有的采取“注册取得”制度，如法国、日本、意大利、荷兰等国家；有的采用“使用取得”制度，如美国、挪威、菲律宾等国家；有的采用“使用与注册并行”制度，以英国为代表的大多数英联邦国家都采取这一制度。

　　2.商标使用规定的冲突

　　在各国法律中，对注册商标的使用一般分为两种情况：一是实际使用，即注册人或经注册人许可的人将商标使用在某一商品上；二是商业使用，即除了实际使用外，还将商标用于广告或展览。一些国家只承认实际使用，而大多数国家将上述两种情况都视为使用。

　　3.商标使用习惯的冲突

　　由于各国风土人情、社会文化背景不同，有些在某国常用或为消费者所喜爱的商标，在另一些国家就未必适宜使用。在商标使用方面，应避免采用销售国禁用的或消费者忌讳的东西。

　　如瑞典的国旗为蓝色，该国禁用蓝色作为商标。阿拉伯国家禁忌黄色。法国人认为黑桃是死人的象征。日本人把菊花视为皇家的象征，而拉丁美洲国家则将菊花视为妖花。澳大利亚禁忌用兔的图形作商标。西方国家禁用黑猫的图形作商标。伊斯兰教国家对违反伊斯兰教传统和教义的标志都不准用于商标。玫瑰花在印度和欧洲一些国家作为悼念品．不能作为商标。非洲一些国家禁忌熊猫图形。英国人用山羊比喻“不正经的男子”，中国出口的“山羊牌”闹钟肯定不受该国消费者欢迎。化妆品“芳芳”的汉语拼音为“Fang”，在英语中它的意思为“毒蛇牙”或“狼牙”，使人感到不快。在英语中，雄鸡(Cock)意味着下流，以雄鸡作为商标影响不佳。三角形是国际上通用的警告性标志。捷克人以红三角为有毒的标记；而在土耳其，绿三角表示“免费的样品”。这些商标，应当慎用。

　　4.许可使用备案的冲突

　　目前世界上有100多个国家设立了许可使用备案制度，但各国/地区对许可使用备案的具体要求不尽相同。因此，制订关于这一问题的国际规范已成为共识，但尚未存在生效的国际公约。

　　5.质量监督和控制的冲突

　　大多数国家要求商标权人对被许可人进行产品质量监督，以保护消费者的利益。

　　与此同时，商标许可人可能利用质量监督条款对被许可人施加种种不合理的限制，如以保证产品质量为名，要求被许可方向许可方购买原材料或零部件，或者被许可方雇佣许可方指定的工作人员，或者限制被许可方对合同产品进行改进，等等。一些国家对这些限制性商业条款加以管制和禁止，明确规定，如果国际技术转让合同中包含这种条款，将导致“合同无效”或“不批准”的后果。

　　三、商标使用许可合同的相关法律规定

　　由于上述商标使用许可冲突的存在，许可双方在签订商标使用许可合同时，往往在合同中选择适用比较熟悉或者对自己有利的国家法律。这就有可能导致两个以上国家的法律适用于该项合同，从而导致国际商标使用许可法律适用的冲突。因此，有必要对相关法律进行梳理。

　　（一）国际公约的相关规定

　　1.TRIPS协议的规定

　　TRIPS协议第二十一条规定，各成员可对商标的许可和转让规定条件，但这应理解为不允许商标的强制许可。

　　2.《商标法条约》

　　1994年《商标法条约》未涉及许可使用备案问题。

　　3.《商标法新加坡条约》

　　《商标法新加坡条约》对许可使用备案的申请、变更、撤销及未将许可进行备案的影响均作了详细规定。条约明确规定缔约方商标主管机关不得要求当事人提供被许可商标的注册证、许可合同或其译本及许可合同中财务条款的说明等。

　　关于未备案的商标许可，《商标法新加坡条约》第十九条规定：（1）未就使用许可向缔约方的商标主管机关或任何其他机构备案的，不得影响被许可商标注册的有效性或该商标应受的保护。（2）凡缔约方法律规定被许可人享有参与注册持有人提起的商标侵权诉讼，或通过此种诉讼从对被许可商标的侵权中获得损害赔偿的权利的，不得再将使用许可备案作为被许可人享有该权利的条件。（3）凡缔约方法律规定在涉及商标确权、维持或执法的诉讼程序中，被许可人对商标的使用可以视同为注册持有人对该商标的使用的，不得再将使用许可备案作为视同使用的条件。

　　目前，该条约尚未生效。

　　（二）我国的相关规定

　　1.备案规定

　　《商标法》第四十条规定，商标使用许可合同应当报商标局备案。《商标法实施条例》第四十三条规定，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释［2002］32号）第十九条规定：“商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。”因此，备案不是许可合同的生效要件（当事人另有约定的除外），但备案具有对抗力。

　　所谓注册商标使用许可合同备案的对抗力是指许可人和被许可人可以通过合同设定商标使用许可的权利和义务，合同的效力并不受备案因素所影响，但未经备案不得对抗善意第三人。这包含三方面的意思：（1）是否备案并不影响商标使用许可合同的效力，未经备案的商标使用许可法律关系，在许可人和被许可人之间业已完全有效成立。（2）未经备案，不得对抗善意第三人，即未经备案的许可双方当事人不得对善意第三人主张商标使用许可的效力。（3）未经备案，不能对抗的法律效果，必须有善意第三人出现并经该第三人主张时才发生对抗力的问题；善意第三人如愿意放弃自己的利益，仍可承认未经备案的商标使用许可的效力，因为法律之所以规定不得对抗善意第三人，系为保护善意第三人的利益，只要此放弃系其真实的意思表示，法律自无不许之理。

　　必须指出的是，根据《商标法》的规定，备案的适用范围为注册商标的使用许可合同，未注册商标的使用许可合同备案申请，商标局不予办理。

　　另外，根据《商标使用许可合同备案办法》的规定，商标局对许可合同中的法律适用条款并不审查。因此，相关条款是否有效应由相关法院或仲裁机关来判定。

　　2.质量保证规定

　　《商标法》第四十条规定，许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量，被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。

　　3.被许可人名称和产地标注规定

　　《商标法》第四十条规定，经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。《商标法实施条例》第四十四条规定，违反这一规定的，由工商行政管理部门责令限期改正；逾期不改正的，收缴其商标标识；商标标识与商品难以分离的，一并收缴、销毁。

　　4.纳税规定

　　根据《外商投资企业和外国企业所得税法》第一条、第二条和《外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第二条规定，外商投资企业和外国企业在中国境内使用商标权取得的使用费应当依法缴纳所得税。

　　根据国家税务总局的有关规定，外国企业和外籍个人向我国境内转让技术时，同时转让商标使用权的，应在合同中分别规定技术转让费和商标使用费的价款，对没有规定商标使用费的、或者规定明显偏低的，应按不低于合同总价款的50%核定为商标使用费，计算征税营业税。未经国家主管部门批准的技术转让合同，其所支付的费用不得作为技术转让费给予免税，而应按照一般劳务费适用有关税务处理规定。

　　将于2008年1月1日施行的《企业所得税法》规定，依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业，应对其包括商标使用费在内的特许权使用费收入纳税，所得税税率为25%。

　　5.付汇规定

　　自2004年5月19日起，我国境内机构及个人在外汇指定银行购汇、或者从其外汇账户中对外支付特许权使用费项下技术转让费时，可免予提供由主管地方税务局出具的营业税税务证明，但仍应按照《国家外汇管理局、国家税务总局关于非贸易及部分资本项目下售付汇提交税务凭证有关问题的通知》（汇发［1999］372号）的规定，提交由主管税务机关提供的所得税（包括企业所得税及个人所得税）税务证明。

　　按照国家外汇管理局的规定，商标使用费付汇还必须出示商标局核发的《商标使用许可备案通知书》。否则，相关的商标使用费就无法汇至境外。

　　6.海关备案规定

　　根据《知识产权海关保护条例》第七条规定，申请海关备案的商标许可他人使用的，需提供商标使用许可合同原件一份。

　　7.法律适用规定

　　商标局曾于1989年用复函的方式，对商标使用许可合同的法律适用问题作了规定，其内容如下：

　　关于涉外商标使用许可合同

　　适用法律问题的复函

　　（1989年11月16日）

　　江西省工商行政管理局：

　　你局转（89）南吉字第029号文悉，现答复如下：

　　使用在国际分类第１类白炭黑商品上的“ＨＩ－ＳＩＬ”商标，是美国ＰＰＧ工业有限公司1986年3月在我国注册的商标，其商标专用权受我国法律保护。根据国际惯例，工业产权法律遵循“属地原则”，因此，美国ＰＰＧ工业有限公司就其在我国注册的“ＨＩ－ＳＩＬ”白炭黑商标与他人签订商标使用许可合同，应当依据《中华人民共和国商标法》签订，并受我国法律管辖。

　　目前这一复函未被废止，仍然有效。

　　四、商标使用许可合同的法律适用

　　笔者认为商标使用许可合同具有商标使用和许可合同两种属性，因此，讨论商标使用许可合同的法律适用问题时，不能简单一概而论，应从商标和合同等角度分开讨论。

　　（一）商标问题的法律适用

　　有关商标权的确立、内容和效力适用商标注册地法。这是因为，商标权的取得以注册或登记在先为原则，商标权就应适用该登记地国的法律。所以，有关商标权的取得、灭失、内容和效力等法律适用，均应依注册地法。目前，大多数国家采取这一原则。

　　商标局的复函也坚持了这一观点。

　　（二）合同问题的法律适用

　　商标使用许可合同作为合同的一种，商标法律没有特殊规定的，适用合同的一般法律规定。

　　1.国际通行做法

　　国际私法对合同准据法的确定，有下列方法：当事人意思自治原则、最密切联系原则、合同自体法、强制规则和公共秩序。

　　国际技术转让法律适用规则。各国有关法律选择的立法，主要有以下几种：（1）技术引进只能适用本国法。（2）要求当事人在合同中订立适用本国法的法律选择条款。（3）有条件地允许当事人选择适用的法律。（4）对法律选择条款不作明文规定。

　　在国际技术转让中，发达国家的供方和发展中国家的受方，从形式上看，双方当事人的地位是平等的，但实际上是不平等的，发达国家的供方居于强势地位。所谓双方当事人自行选择适用的法律，也往往是适用供方所属国的法律或是对供方所属国有利的第三国法律。为了改变这种状况，在国际许可合同中，限制供方所属国法律和所谓双方当事人自行选择的法律的适用，强调只适用受方所属国的法律是有一定道理的。

　　如果许可合同的实际履行地是在受方所属国境内，根据当前国际私法普遍采用的最密切联系原则理论，国际许可合同也应该适用受方所属国的法律。而且，各国的国际私法关于适用外国法都有公共秩序保留条款的限制，当适用外国法与法院地国的公共秩序相抵触时，该外国法就排除适用，而适用法院地国的法律，这几乎成为国际惯例。

　　2.我国相关规定

　　我国《民法通则》第一百四十五条规定：“涉外合同的当事人可以选择处理合同争议所适用的法律，法律另有规定的除外。涉外合同当事人没有选择的，适用与合同最密切联系的国家的法律。”《合同法》第一百二十六条也作了同样规定，并且指出：“在中华人民共和国境内履行的中外合资经营企业合同、中外合作经营企业合同、中外合作勘探开发自然资源合同，适用中华人民共和国法律。”

　　因此，我国有关涉外合同的法律适用规则，主要有以下几种选择：

　　（1）承认当事人的“意思自治”原则，将当事人自己选择的法律放在合同准据法的优先地位，合同当事人可以选择处理合同争议所适用的法律。

　　双方当事人选择适用的法律是有条件限制的，主要是当事人的选择必须是经双方协商一致和明示，当事人选择适用的法律不得违反我国法律的禁止性规定（强制性规定）和社会公共利益，当事人选择适用的法律必须与许可合同有最密切的联系或这种选择有一定的合理性，涉及特定经济部门或特定方式的国际技术转让必须适用我国的法律。

　　（2）对于当事人未作法律选择的合同，适用与合同有最密切联系国家的法律。所谓“最密切联系”，应从合同的订立地、履行地、当事人的住所或营业所所在地以及合同的内容等诸多因素加以考虑，由仲裁机构或法院裁量决定。

　　（3）中华人民共和国法律未作规定的，可以适用国际惯例。这是指在某一具体案件中，根据法律应适用我国的实体法，但由于我国的法律不够完备，在这方面还没有相应的法律规定，也可根据国际上对此问题的一般规定来处理案件。此外，我国参加的与合同有关的国际条约同中国法律有不同规定的，适用该国际条约的规定，但我国法律声明保留的条款除外。

　　（4）在中华人民共和国履行的中外合资经营企业合同、中外合作经营企业合同以及中外合作勘探和开发自然资源的合同，适用中华人民共和国的法律。

　　（三）其他规定

　　根据联合国大会通过的《各国经济权利与义务宪章》的相关规定，每个国家都有权对外国投资进行管理、监督以及必要时实行征收和国有化。关于解决投资中的争议，均应依照接受投资的东道国的法律予以解决。

　　综上所述，关于国际商标使用许可合同的法律适用问题，如果有关商标权的取得、灭失、内容和效力等问题，适用注册地法的规定；商标法律没有特殊规定的，适用一般合同法律适用规则，一般采用意思自治和最密切联系原则；如果商标使用许可作为外国投资整体项目的一部分，适用接受投资的东道国的法律。