摘要：美国是典型的以“使用在先”原则为基础申请商标注册的国家，商标是否已经“使用”在美国商标申请中占有极其重要的地位。根据美国现行商标法律，商标申请人无论以何种基础递交申请都需要向美国专利商标局递交使用声明，如果商标申请人在使用声明中作出了不真实的意思表示则被认为对美国专利商标局构成欺诈，将引起注册商标被全部撤销的后果。

    2005年2月10日,美国商标审判和申诉委员会（TTAB）在J.E.M公司诉Happy Rompers Creation公司一案中,对商标注册作出了撤销裁定,撤销号为92043073 (TTAB2005)，撤销的理由仍然是基于使用声明的真实性问题。案中的被诉方Happy Rompers Creation公司曾以“意图使用”为基础递交了一份在25类关于服装的商标申请，随后被诉方在指定期限内出具了一份使用声明，声明该商标已经在商业中被使用在了所有150件指定商品上，然而事实上，所指定150件商品中的100件并没有在商业中被实际的使用过。基于缺乏真实使用的事实，TTAB作出了撤销该商标注册的裁定，同时该项裁定为终审裁定，败诉方不能请求对裁定结果作出变更。[1]

    一、美国商标申请中的“使用声明”

    纵观世界各国的立法，其每一项立法原则及具体内容，都受到某一种法系的影响。在国际上，得到公认的有两大法系：一是以英国及美国为代表的法系，称之为英美法系；一是以德国，法国等国家为代表的法系，称之为大陆法系。这两种法系影响了各国商标法的制定，从而在商标授权方面也就存在两大授权原则。一种是以英美法系为代表的商标的授权基于使用在先原则，另一种是以大陆法系为代表的商标授权基于申请在先原则。最原始的商标使用在先原则可以理解为：要想在一个国家申请商标注册，必须在申请之前已经将其在该国进行了实际使用，否则，申请人无资格向该国递交注册申请。但是，随着全球贸易的发展，世界贸易大循环的形成，越来越多的国家改变了最初僵硬的商标授权原则，使得这种原则变得柔和了。美国就是一个典型的例子。现在中国人到美国去申请注册商标，可以基于四种基础向美国专利商标局提出注册申请,包括以“实际使用”为基础（used in commerce），以“意图使用”为基础（intend to use），以“外国注册”为基础(Foreign Registration)，和以“外国申请”为基础(Foreign Priority)。

    根据美国现行商标法律，商标申请人在两种情况下需要向美国专利商标局递交使用声明，一是依据美国商标法第一条（b）基于“意图使用”基础递交申请的情况。“意图使用”是指申请人有诚意将来在美国商业中使用申请的商标。美国商标法第一条（d）第1款指出：依第一条(b)规定(即以意图使用为基础)提出注册申请的申请人，在收到美国专利商标局依十三条(b)第2款规定发出的商标核准通知(Notice of Allowance)后六个月内应提交使用声明。声明应承诺该商标已在商业上被实际的使用，并提交申请人在商业上第一次使用该商标的日期、商品或服务。使用声明书经审核通过后，专利商标局将核准该商标注册，并根据使用声明书确定指定商品或服务的范围，发出商标注册证。根据美国商标法第一条（d）第3款之规定，申请人将被要求最晚在通知签发之后的3年内使用该申请的商标并递交使用声明，否则该商标申请将被撤消。

    一是依据美国商标法第八条在商标核准注册后的第六年届满前一年向美国专利商标局提交使用声明的情况（即无论以何种基础递交的申请被核准注册后都必须递交继续使用声明的情况）。美国商标法第八条（a）指出，美国商标注册的有效期为十年，注册人应在注册后第六年届满前一年内向美国专利商标局递交使用声明，声明该商标在商业中被使用在了指定商品或服务上，并提交使用样本，或声明注册人未使用该商标是因为其他特别理由，并且这种未使用并没有放弃该注册商标的意思。否则，在自注册日起第六年届满时，美国专利商标局将撤销该商标。美国商标法第八条（b）指出，依本法第十二条(c)规定予以公告的注册商标，注册人应于注册后第六年届满前一年内向美国专利商标局提交使用声明，声明该商标在商业中被继续使用在了指定商品或服务上，或声明注册人未使用该商标是基于其他特别事由，并且这种未使用并没有放弃该商标的意思。否则，在自注册公布之日起第六年届满时，美国专利商标局将撤销该商标。

    美国是典型的以“使用在先”原则为基础的国家，也就是说，没有被实际使用过的商标不能在美国得到授权注册，如果商标“已经使用”的前提遭到破坏，该商标将不能被核准注册；同时，在美国，如果商标注册人自商标注册之日起连续5年使用其注册商标，则注册人可以获得“无可争议性”(incontestability)的权利，一项“无可争议性”的注册可以构成注册人拥有在贸易中使用其商标的独占权的确凿证据。但如果注册人在这五年内并没有真实的使用该注册商标，则这种“无可争议性”将变得有争议，注册人基于此所拥有的独占权地位也被动摇。基于上述事实，商标“使用声明”的真实有效性在以使用在先原则为基础的国家中占有极为重要的地位。

    二、签署不实“使用声明”的后果

    1．Medinol Ltd. V. Neuro Vasx, Inc.

    2000年8月15日，Neuro Vasx公司（简称“NVI”）取得了“NEUROVASX”的商标注册权，注册号为2,377,883，指定的商品为第10类的“医疗器械，即神经舒展机和导尿管”。由于申请的递交是以“意图使用”为基础的，NVI于2000年1月7日向USPTO提交了一份使用声明，声明指出申请人已经在商业中将“NEUROVASX”商标使用在了指定商品“医疗器械，即神经舒展机和导尿管”上。
随后，Medinol有限公司（简称Medinol）就注册号为2,377,883的“NEUROVASX”商标提出了撤销申请，理由为在向USPTO提交使用声明时，NVI并没有将被引证商标使用在商品“导尿管”上，并且这种“没有使用”的状态一直持续到该撤销申请的提出。NVI在答辩中承认了这种“没有使用”的事实，并且要求部分撤销该商标注册，即只是撤销其在未使用商品“导尿管”上的注册专用权。同时NVI提交了补正申请，希望从指定商品名称中删除“导尿管”。

    TTAB指出：“毫无疑问的是，该使用声明不能被接受，同时，因为USPTO不能就没有在商品上实际使用过的商标核准注册，所以要不是因为答辩人NVI的误导陈述，该商标也不能被核准注册”。“答辩人NVI在提交使用声明时知道或应该知道该商标并没有在所有被指定商品上使用，所以答辩人在使用声明中的误导陈述事实上是一种欺诈行为”。

    对于注册人是否可以提出删除未使用商品的补正申请，TTAB指出：“删除未使用商品并不能补救声明人已经构成欺诈的事实”，“问题在于注册人在取得注册的过程中是否构成了欺诈，如果构成，那么整个注册将归于无效”。[2]

    Medinol有限公司诉Neuro vasx公司案发生在2003年，该案在美国商标注册史上具有转折性的意义。上述案例有一个重要的前提条件，那就是商标申请人是以“意图使用”为基础来递交申请的。在2003年以前，大多数在美国基于“意图使用”基础取得商标注册的所有人都深信着一个事实，那就是只要自己在商业中使用了使用声明中被指定商品中的一件或是几件，就可以勿庸置疑的维持商标注册的有效性，就可以阻止其他人在所有的被指定商品上使用与其注册商标相同或相近的混淆性标识。然而，2003年5月13日，TTAB对Medinol案作出了裁定。从这天起，所有以“意图使用”为基础取得注册权的商标所有人都必须作一个观念上的改变，那就是只要商标使用声明中所标明的指定商品中的一件没有在商业中被实际的使用过将会造成整个商标注册的无效，因为递交不实的使用声明将构成对美国专利商标局（USPTO）的欺诈。

    2．General Car Truck Leasing System, Inc. V. General Rent-a-Car, Inc.

    商标“GENERAL”的撤销案发生在1990年，该案先由TTAB作出了撤销决定，被告人不服该决定提起法律诉讼后，由美国佛罗里达州南方地区法院作出了最后的裁定。

    1977年7月20日General Rent-a-Car租赁公司以“已经使用”为基础向美国专利商标局递交了商标“GENERAL”在第39类的申请，并顺利取得了该商标的注册权，注册号为：1,134,297。依据美国商标法第八条的规定，General Rent-a-Car租赁公司在自注册日起第5年提交了一份继续使用声明，声明指出其注册商标“GENERAL”被继续使用在了小汽车租赁，卡车租赁，拖拉机租赁，拖车租赁，航空器租赁，船舶租赁，农业、工业和商业设备及机器租赁共八个指定服务项目上。然而事实上注册人并没有在任何时候出租过航空器及船只，自然也就不可能将商标实际使用在这两项服务上。

    很明显,注册人在使用声明中作出了不真实的意思表示,对美国专利商标局来说构成了欺诈。地区法院认为，欺诈的构成并不需要有特别的证据去证明申请人或注册人有明显的欺诈意图，而只需要申请人或注册人在知道或应该知道其没有实际使用该商标的情况下，仍然作出了错误的书面表述。基于这种理由,地区法院作出了撤销该注册商标的裁定,并且指出该撤销的结果并不仅仅是针对航空器租赁服务和船只租赁服务而言的,而是针对所有被指定服务而言的。[3]

    上述案例中的注册人因为作出了不实的使用声明，致使“商标被实际的使用在了商业中”的基础被破坏，从而必须承担其注册被撤销的后果。依据美国商标法，注册人如果提交了没有将商标使用在所有商品或服务上的正当理由，是可以保留部分注册权的。[4]然而商标注册人明知或应知其并没有将商标使用在所有指定商品或服务上，却在使用声明中作出了错误的虚假陈述，违背了诚实信用原则，致使其应当承担加重的责任，即权利机关撤销了其在所有指定商品或服务上的商标注册专用权，致使注册全部归于无效。

    三、诚实信用原则在商标使用声明中的适用

    1．不实使用声明违反了诚实信用原则，构成欺诈。诚实信用（简称诚信）原则起源于罗马法上的诚信契约,依据诚信契约的要求，当事人不仅要承担契约上规定的义务，而且还要承担诚实、善意的补充义务。现在诚信原则成为了各国民商法中的一项基本原则,是指民商事主体进行民商事活动、行使民事权利和履行民事义务时都应本着诚实、善意的态度,即应该讲究信誉,恪守信用,意思表示真实,行为合法。违反诚实信用原则的行为构成欺诈。与大陆法不同的是，英美法上对诚信的定义必须从主观状态和客观要求(the subjective concept and the objective requirement)两个方面来判定。[5]即行为人在主观上具有恶意、不真实的意图，同时在客观上也违反了某项基本的规定或是标准。商标注册作为一种民事法律行为，在判定是否构成欺诈的问题上理所当然可以以民商法中的基本原则为标准。

    在美国，商标注册行为的有效性不仅须以程序合法为前提，而且必须实质合法。程序合法是指申请人按照法律规定履行申请、审查、核准、公告等程序。实质合法是指注册行为不得违反诚实信用原则，即主观上不具有恶意，客观上没有造成违反规定的事实。

    上述Medinol案中，申请人NVI在商标申请中所指定的商品有神经舒展机和导尿管两项，但是他在提交使用声明时并没有将申请商标用在指定商品导尿管上，对这种“没有使用”的行为申请人是知道而且应该知道的，申请人在使用声明上签名的行为具有明显的不诚实意思表示，同时在客观上造成了本不应核准注册的商标被核准注册的后果，所以申请人的行为违反了诚实信用原则，对美国专利商标局来说构成了欺诈。而在GENERAL案中，注册人明知且应知他并没有将商标继续使用在航空器租赁服务及船舶租赁服务上，却仍然作出虚假的陈述，同时破坏了取得美国商标法第十五条所赋予的对抗力的前提条件，因此构成欺诈。

    2．“撤销”的后果归于全部指定商品。古罗马有一个法律上的谚语：“欺诈毁灭一切”。欺诈是一种违反诚实信用的行为，正如有毒的树只能结出有毒的果子一样，基于欺诈获得的利益均属非法。[6]意思就是说，所有的民事行为若是基于欺诈发生的，最终将不能获得任何利益。这项原则多被援引用来说明恶意抢注的商标应被宣布自始无效。笔者认为，在不实使用声明案例中，如果申请人的行为构成欺诈，同样可以援引这一原则。

     Medinol案的裁定结果之所以在美国商标注册历史上具有一定的影响，是因为TTAB没有将撤销注册的后果仅仅归于那些未被实际使用过的商品，而是归于所有被指定商品。申请人NVI在答辩中承认了他没有将商标使用在所有被指定商品上的事实，同时提交了补正申请，希望能从指定商品中删除未使用商品导尿管，从而保留其在神经舒展机上的注册权。而TTAB最终并没有同意NVI的请求，判定撤销裁定为终审裁定，不能提交任何变更申请。NVI因此失去了他在所有被指定商品上的注册权。NVI递交的不实使用声明对美国专利商标局来说构成欺诈，NVI基于欺诈取得的注册权理所当然应该被完全的撤销，而不论其声明的部分真实性。这种无效的宣告应该是自始的全部的无效。GENERAL案的裁定结果同样是这一理论的运用结果，虽然注册人只是没有将商标使用在指定的八项服务中的两项上，但是由于注册人在递交的继续使用声明中违反了诚实信用原则，对美国专利商标局构成了欺诈，所以应该承担加重的法律后果，以至于其商标注册权被全部的撤销。

    四、对国内申请人的启发

    中美贸易的进一步发展，使得不少国内企业将目光投向了美国市场，而在商品经济发达的今天，要想让消费者从几十种甚至几百种不同的产品中认出你的产品，就必须有独特的品牌。去美国申请商标已成为国内企业去往美国开拓市场或是在美国寻
求进一步发展的一个重要的战略部署。

    在很多情况下，申请人所设计的商标还未被真正的使用在产品上，所以在申请注册商标时，选择商品的范围一定要经过合理的推测和考量。与国内商标申请不同的是，美国商标申请不会限制指定商品的多少，也就是说，递交一个商标一个类别的申请无论指定多少商品名称都不会产生额外的官费。许多申请人知道这一点后，误认为指定的商品名称越多，被保护的范围就越大，反正花同样的钱，何乐而不为呢？孰不知美国是以“使用在先”原则为基础的国家，如果在申请注册时指定的商品范围过于广泛，在指定期限内不能将商标实际的使用在所指定的商品上将会造成该商标不能被核准注册的危险。

    同时，不论商标申请人以何种基础递交商标申请，在该商标被核准注册的第六年，都必须递交一份继续使用声明。而这里的使用声明中的“使用”并不仅仅意味着在被指定商品中的一个或几个上使用。大部分的申请人甚至代理机构的专业人员都认为只要在规定期限内将商标在美国“使用”了就可以大胆的递交使用声明。根据上述美国州法院的审理结果，我们可以看到这事实上是认识上的一个大的误区。这个“使用”不仅仅是在指定商品中的一个或几个上使用，而是在所有被指定商品上的使用，如果明知或应知申请商标没有被继续的使用在所有被指定商品或服务上，却仍然递交继续使用声明将会造成商标注册在所有被指定商品或服务上被撤销，因为从上述案例我们可以看出，美国TTAB或法院在认定是否构成欺诈时以“明知且应知”为界限，并没有考虑申请人或注册人是否真正的具有欺诈的意图。所以，笔者在这里要提醒所有去美国申请商标注册的申请人及已经取得商标注册证的注册人，递交使用声明前，要考虑清楚。
 
（作者单位：华中科技大学 法学院  胡杰 张晋静）

[1]见J.E.M Int’l, Inc.V. Happy Rompers Creation Corp，TTAB2005

[2]见Medinol Ltd. V. Neuro Vasx, Inc., TTAB2003

[3]见General Car Truck Leasing Systems, Inc. V. General Rent-a-Car, Inc., S.D. Fla.1990

[4]见美国1946年兰哈姆法U.S.C §1068

[5]邱永红:《证券市场诚信原则的法律框架》，载《衡阳师院学报》1999年第5期

[6]黄晖:《欺诈毁灭一切——诚实信用原则在商标法中的适用》,载《中国专利与商标》1999年第4期