案件介绍：

　　“彼得兔”系列丛书被认定侵权

　　国家工商行政总局最近对北京市工商行政管理局《关于确认“彼得兔系列”丛书侵犯费德里克·沃思公司注册商标专用权的请示》作出批复：指出，使用在《商标注册用商品和服务国际分类》第16类书、杂志等商品上的（兔子小跑）图形，是费德里克·沃恩公司的注册商标，商标注册号为第713230号，其专用权受法律保护。中国社会科学出版社未经第713230号商标注册人的许可，在其出版的彼得兔系列丛书的封面、封底、书脊和书页上均将（兔子小跑）图形商标作为标志使用，属于《商标法》第五十二条第（一）项所述的在相同商品上使用与他人注册商标相同商标的侵权行为。

　　近期，英国费德里克.沃恩公司（以下简称沃恩公司）诉中国社会科学出版社（以下简称社科出版社）侵犯其在图书商品上注册的彼得兔文字和圆形商标专用权案在社会上引起了广泛关注。据笔者了解到的情况，此案以社科出版社同沃恩公司经协商达成协议，社科出版社承认在其出版的彼得兔系列故事图书上使用的彼得免图形侵犯了沃恩公司的商标专用权，并承诺停止侵权行为，同时沃恩公司承诺不再追究社科出版社侵权责任而告一段落。

　　对于此案，笔者认为，社科出版社在彼得兔系列故事丛书上使用彼得兔图形不侵犯沃恩公司的商标专用权。鉴于此案涉及到商标权和著作权的关系、如何在图书这一特殊商品上合理地注册、使用和保护商标等一系列问题，且这个领域以往研究成果较少，笔者撰文谈谈自己的观点，希望能进一步抛砖引玉，以推动图书商标保护的规范和发展。

　　 毕翠克丝.波特是英国著名女童话作家，出生于1866年，于1943年去世。在1902年至1913年之间，她创作了以彼得兔为代表的一些可爱的小动物为角色的一系列童话故事，同时为每一部故事都绘制了精美的插田。一个世纪以来，波特女士笔下的小动物的生动故事以及它们栩栩如生的形象受到了欧美国家小读者们的广泛喜爱．据说在英语国家里，几乎每一个孩子都拥有过一本她的作品。 波特女士于1943年去世。

　　根据我国的《著作权法》规定，她所创作的作品（包括全部童话故事以及插图）自1994年1月1日起进入公有领蜮，即任何人均可以将其作品予以出版，而不需经过任何人的允许和支付任何报酬（用其他文字发表的作品另当别论）事实上，波特女士的系列童话故事在世界许多国家均进入了公有领城。

　　1993年，就在波特女土的作品即将进入公有领域之际，第一个获得波特女士许可出版其作品，并在近一个世纪以来一直出版各种版本的彼得兔系列故事的英国出版商沃思公司将波特女土的名字、彼得兔及其他众多动物角色的文字和图形均在我国申请了商标注册，且包含的商品十分广泛，仅在16类上就有图书、杂志、连环画刊物、文具，贺卡等数十种。

　　2003年4月，中国社科出版杜与将波特女士的作品翻译成中文的张润芳女士签订图书出版合同，将其全部19篇动物故事结成四部故事算出版书名分别为《彼得兔的故事》、《汤姆小猫的故事》、《点点鼠大太的故事》和《平小猫的故事》。上述四本书采用中英文对照方式，使用了波特女士绘制的全部插图。

　　社科出版社将“彼得免系列”文字及一幅奔跑的彼得兔图形使用在该丛书的封面、封底、书脊上，同时在内文的页码处也使用了该彼得兔田形。此书上市后不到一个月，沃恩公司即向此书的经销商发函，并向北京市工商行政管理部门投诉，认为该丛书对彼得兔文字和图形的使用侵犯了其在16类图书商品上的注册商标专用权。

　　社科出版社认为，该出版社是严格依照著作权法和有关新闻出版的法规合法地出版该套丛书的，其在波特女士的作品集中对“彼得兔系列”文字和彼得兔图的使用完全是对波特女土作品的直接、合理的使用，这种使用完全是为指述其作品内容，而根本不能看作是出版者的标识使用。基于以上理由，社科出版社认为，该社未侵犯沃恩公司的注册商标权，并以沃恩公司为被告，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求法院认定该出版社不侵犯沃恩公司的商标权。

　　(一)出版商在图书商品上注册商标的必要性

　　商标是区别不同商品的生产者和经营者、不同服务的提供者的标志。图书作为一种特殊的文化商品，和一般商品通常只有一个生产者不同，即在其生产和创造的过程中，起到最主要作用的有两个，一个为作者(包括文字作者和美术作者)，一个是出版者。 在区别于其他图书的生产者方面，作者和出版者享有的权利和使用的途径也有很大不同。作者作为图书内容的创作者，和图书质量的关系最为密切，其享有署名权，该权利属著作权的一种，他人仿冒其名字出版作品的行为受著作权调整，故在一般情况下，作者无需将其名字在图书商品上注册；出版者作为图书形式的创作者，其工作是一种复杂的、需要较高专业水平的活动，一本书的产生过程包括选题、组稿、编辑加工、配图、版式设计、装帧设计，有时还包括印刷、发行等等，其专业水平的高低同样对一本书的质量起到重要作用。对于仿冒他人出版社名义出版图书的行为，《著作权法》中没有相关规定，只是在《出版管理条例》中做了规定。

　　但是，由于《出版管理条例》对出版社名称的保护力度有较大的局限性，出版社作为图书的生产者，还可以通过《商标法》得到保护，即出版社采用在图书商品上注册商标以取得商标专用权的方式，标示其与其他出版社的区别，防止其他人冒用其名称出版作品，使其合法权益不受侵害。和《出版管理条例》相比，《商标法》保护的范围更宽手段较为全面，力度也更大。

　　(二)在图书商品上注册商标的商品和服务的类别

　　出版社可以在两个类别上注册商标，一个是图书商品，一个是出版服务。当然，出版社为更好地保护其合法权益，最好的方法是在图书商品和出版商务两个类别均予以注册。

　　(三)出版杜注册商标的荚型及权利限制

　　一般情况下一种商品只需要一个商标，就可以清楚地表明其生产者与其他生产者的区别。由于图书商品生产主体的多元性，图书商品上的商标标记情况要复杂得多。可以用来区别图书商品生产者的标记，除作者和出版者以外，还有书名、系列图书名、图书中的主要角色名及其形象等，但是，书名、图书中的主要角色名及其形象等均和图书的内容密切相关其权利属于作者。

　　系列图书名的情况较为复杂，一般分为两种：如果该系列丛书完全由作者创作，则权利属于作者，如《三毛流浪记》和本案中的《彼得免系列故事》；如果是出版社提出创意，组织一批作家围绕某一主题进行创作，且其作品反映一个时代的特点、具有统一的艺术风格，在这种情况下，不论是系列丛书名，还是整套丛书的质量，都蕴涵着出版杜的智力劳动成果和市场信誉，故系列丛书名称之权利属于出版社，如《布老虎系列丛书》应该指出是，此处出版社拥有的只是该系列丛书名称，每部作品名称权仍归作者。

　　杂志的特点和上述系列丛书相似，其名称权利也属于出版者。在上述权利中，出版社可以将杂志名以及其拥有的系列图书名作为商标在图书商品上注册，以防止他人未经其允许，出版该杂志和系列图书。但是在实践中，以系列丛书名注册的情况较为少见，且普通图书无法通过此方法得到保护。 出版者用来在图书商品上区别其与其他出版者的主要工具，是出版者的名称，实际上也就是其企业名称。每个出版社均有经其所在地新闻出版行政管理机关核准、经所在地工商行政管理机关登记的名称。

　　出版社在围书商品和出版服务上注册商标，实际上就是将其全部名称作为文字商标注册，如中国社会科学出版杜、中国少年儿童出版社、人民美术出版社、开明书店、商务印书馆等。这一点与一般商品的商标注册有很大不同。同时，出版社也可以将其出版社的图形标记作为其商标，在图书商品和出版服务上取得注册，作为其文字名称商标的辅助内容，起到标示其与其他出版社区别的作用。本案中社科出版杜在其出版的彼得免系列丛书上使用的该社的图形标记就属于这种情况。

　　根据笔者查询的结果，目前出版社将其全名作为商标注册的很少。究其原因，一是出版社名称能够借助《出版管理条例》得到保护；二是在多年来的计划经济体制下，出版社名称中一般缺少显著性强的内容；三是人们普遍认为出版社名称属企业名称范畴，不宜作为商标注册。笔者的观点是，从长远观点和有利于加强保护来看，出版社将其全名注册应该是发展方向。

　　当然，出版者经作者授权，也可以将作品名称、作品中主要角色的名称及其形象等作为商标注册。如经张乐平先生或者其家人授权可以将三毛名称及圆形在图书商品或者出版服务上注册和使用，如三毛出版社。但是这种权利是受到一定限制的，假定某出版杜同样得到张乐平先生或其亲属授权，以合法方式出版三毛图书，其享有的出版权就可能和三毛出版社享有的商标专用权产生冲突。在两种合法权利产生冲突的情况下，各权利人必须在自己的权利范围内正确地行使权利，不能“越界”，不能对他人合法行使权利造成影响。如三毛作品的出版者必须在作品中规范使用三毛文字及图形，不能使读者将该作品误认为三毛出版杜出版的；反之，三毛商标注册人也只能用商标区别其出版的图书和他人出版的图书，不能以该商标阻止他人在出版的三毛作品中正当使用三毛文字及图形。

　　(四)出版社商杯标的使用方式

　　图书作为一种特殊的商品，其商标的标注方式和普通商品也有根本不同。一般来讲，普通商品的商标，可以标注在商品自身、其包装或装潢材料的任何部分。而图书则不行，举例来说，图书的正文部分是刊载作品内容的，在正文部分标注其出版者的商标既无必要，也可能影响作品正文部分的视觉整体效果，甚至可能引起诸如混淆等不必要的纠纷。

　　因此，《出版管理条例》第二十八条明确规定：“出版物必须按照国家的有关规定，载明有关作者，出版者、印制者或制作者、发行者的名称、地址以及其他有关事项。” 关于国家对在图书上如何标明有关作者、出版者的规定，笔者没有找到。但根据出版界的惯例，以上内容应清楚地标注在图书量显著的位置，如封面、书脊以及版权页上。一般说来，只要使用得当，作者的名称、出版社的名称（或相关图形标志）很容易区分开来，不致引起混淆。

　　另外，即使在封面、书脊上，作者的名称和出版者名称的标注位置也是约定俗成的，一般情况下很少改交。比如说，作品名和作者名一般均在封面、书脊的上部，而出版社的名称则在下部。另外，如果出版杜在图书的上述部位使用其图形标志，一般要把其标记在出版社名称的附近，以免该标志和图书上的其他标志混淆。特别要说明的是，上述出版惯例不但在我国如此．在国际上也得到广泛采用。

　　 关于沃思公司将彼得兔图形在图书商品上注册和使用的问题

　　（一）沃思公司可否作为彼得兔图形的合法商标注册人? 答案是肯定的。波特女士对其创作的彼得免系列童话中的全部美术作品（其中包括彼得兔图形）享有著作权。在该著作权有效期内，波特女土可以由其本人，或者经其授权由他人，将彼得兔图形在任何一种商品或服务上作为商标注册。沃恩公司是在波特女士著作权的有效期内经波特女士授权申请将彼得兔图形作为商标注册的，因此其享有该商标的主体资格合法，有效。他人如果未经沃恩公司允许，在图书商品上使用彼得兔图形使人误以为该书为沃恩公司出版的，应属《商标法》第五十二条第一项“在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”的商标侵权行为。

　　(二)沃思公司在图书商品上的商标权是一种受到限制的权利

　　《商标法实施条例》第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正常使用。”国家工商行政管理总局《关于商标行政执法中若干问题的意见》第九条也指出：“下列使用与注册商标相同或者近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为：

　　（一）地使用自己的名称和地址；

　　（二）意地说明商品或者服务的特征或者属性，尤其是说明商品或者服务质量、用途、地理来源、种类、价值及提供曰期。”

　　图书作为一种特殊的商品，而表示图书商品质量、功能、主要用途的标记，则是某一作者的名字、其最著名也即最有代表性的作品的名称、其作品中的典型角色的名称和形象等。鲁迅笔下的阿Q、张乐平笔下的三毛的文字及其形象等皆属此类。

　　我们回到上文曾讨论过的情形：假如甲经张乐平先生或其继承人允许，将三毛文字或其形象在图书作品上作为商标注册，乙也经同样合法允许出版三毛图书，乙要“正当使用”三毛文字和图形，必须符合两个条件，一是应善意地使用三毛或其图形，即该使用应作为图书内容的一部分或者是向读者标示该作品内容的作用；二是该使用不应作为商标标记，不能使读者对图书的出版者产生误认和混淆，只要满足了以上两个条件，乙将三毛图形作为标记使用在三毛系列作品时，就应该被认定为《商标法实施条例》第四十九条所指的“正当使用”而甲则无权干涉。

　　在本案中，彼得兔田形也应属于这种情况，沃恩公司通过注册商标建成的“兔栏”是有一定边界的，不能无限地扩大，不能妨碍他人在其合法权利范围内正当行使权利，即以在图书商品上注册的彼得兔图形商标来阻止他人在出版波特女士的作品时正当地使用彼得兔图形。

　　（三）沃恩公司对彼得免图形的注册和使用情况

　　根据作者所掌握的材料，沃恩公司在其以英文出版的彼得免系列作品中，没有将彼得兔图形作为其图形标志与该公司的文字名称排列在一起使用，而是在以不同的动物形象为主要角色的作品中，将该动物形象放在封面的中心位置。这种做法清楚地表明，沃恩公司并没有将彼得兔图形和其注册的其他图形作为商标使用，从而起到标示该出版者的作用，而只是一种说明性和标示性的使用，用以表明其作品的内容，同时也起到了美化和活跃封面的装饰性作用。

　　鉴于以上分析笔者认为，由于沃恩公司未将彼得兔图形作为商标使用，目前存在着任何人均可以依据《商标法》的规定，以该商标三年不使用为由，要求将该商标撤销的可能；其次，沃思公司在16类的众多商品上将彼得兔图形作为商标注册后，以该商标阻止他人在波特女士的作品上正当使用被得兔图形，其行为明显具有滥用权利之嫌；再次。沃思公司甚至将毕翠可丝.波特的名字也在图书商品上注册，其行为的后果是显而易见的:试想，如果沃思公司将该商标用在波特夫人的作品上,该商标则不具有任何意义，如果将该商标用在其他人的作品上，由于波特夫人在少年儿童读者群中享有极高的知名度，则有可能使小读者对该书内容及特点产生错误联想；沃思公司将彼得兔文字在图书商品上注册后，诉社科出版社在彼得兔系列丛书上使用彼得兔文字侵犯其商标权的行为，实属无理。

　　将上述事实联系起来看，沃思公司明显具有通过注册商标的途径，达到其在某种程度上长久地占有本已进入共有领域的波特女士作品的不正当目的。

　　社科出版杜对彼得兔图形的使用是否属于“正当使用”?

　　通过前述分析可以得知，沃思公司未将彼得兔图形作为区别商品生产者的标记使用，其在图书商品上注册彼得兔商标的目的不当，其权利状况也存在一定瑕疵。现在我们讨论另一种情况，即在上述情况不存在的情况下，社科出版杜是否侵犯了沃恩公司的商标专用权’ 这里，我们必须讨论社科出版社对彼得兔图形的使用是否属于《商标法实施条例》第四十九条所指的“正当使用”的问题。 社科出版社在其出版的彼得兔系列丛书中，对彼得兔圆形的使用形式可以归为二类，一类是在图书的封面、封底和书脊上使用，另一类是在内文中将其作为页码的衬底图案使用。

　　下面我们对这两种使用形式分别予以分析。

　　 (一)在封面和书脊上，彼得兔图形与“欧洲绘本中英对照” 、“彼得兔系列”等文字紧密地排列在一起。在封底上，彼得兔图形与“彼得兔系列”以及该系列中四本书的名称，即《彼得兔的故事》、《汤姆小猪的传说》、《点点鼠太大的故事》、《平小猪的故事》等文字紧密地排在一起。同时，在封面和书脊下部的显著位置上，标注了“中国社会科学出版社”的文字，其中书脊的“中国社会科学出版社”文字下方，还标注了该出版社的图形标志。

　　 在商品上使用的图形标志，从其所起到的作用来看，可以分为以下几类：内容指示性标志、装饰性标志和表明商品来源的区别性标志。其中，只有区别性标志起到商标的作用。在一般商品上，内容指示性标志和装饰性标志经常结合在一起，例如在茶叶包装盒上，满目碧绿的茶园可以同时起到内容指示和装饰的作用。图书商品上也有这种情况，如在图书封面上，内容指示性标志和装饰性标志往往是“合二为一”的。从本案中社科出版社对彼得兔图形的上述使用情况来看，我们不难作出结论，出版社使用该图形的目的，是向读者表明这部书的内容，同时作为以少年儿童为主要读者对象的图书，该图形也起到美化和活跃版面的装饰性作用，而和区别性无关，因此应属于“正当使用”。

　　这里有必要提一下，即本案中的两个特殊情况易导致在侵权认定中产生错误认识，一个是该系列丛书仅有一部是关于彼得兔的故事，而其他三部内容和彼得兔没有关联，因此出现在其他几部作品中使用彼得兔图形应被认为侵权的认识。这种观点似有道理，但实际上站不住脚的。从波特女士的生平经历来看，彼得兔故事是她发表的第一部童话故事，而且也是她的作品中众多动物角色中最著名、最有代表性的一个。

　　在英语国家里，人们常常用《彼得兔故事大全》（《TheTalesofPeter Rabbit》）、《彼得兔和他的朋友们》（《PeterRabbit and His Frends》）来表示波特女土的全部动物童话作品。更进一步的是，彼得兔实际上已成为波特女士系列作品的代称和标志，甚至她长时期居住地英国湖区也被称为“彼得兔的家乡”。在这种情况下，社科出版社用被得兔故事系列来指称波特女士的全部动物童话系列作品，同时附以彼得兔图形，完全是一种合理的、善意的使用．完全符合《商标法实施条例》第四十九条所指情形，根本谈不上侵权。

　　另一个情况是，波特女士创作了很多幅彼得兔的插图，而沃恩公司只是将其中的数幅注册为商标。在这种情况下，社科出版社如果使用了，就是侵权。实际上这种观点也是片面的。理由有两点，首先，波特女土的全部作品均已进入公有领域，任何人都可以在出版其作品时正当地使用其中任何一幅美术作品；第二，波特女士的确创作了若干彼得兔的插图，但并不是每一幅都适宜用作装饰性和内容标示性标记使用的，沃恩公司注册为商标的几幅彼得兔图形，无疑是波特女士笔下的彼得兔图形中最精彩，量有代表性的作品。社科出版社挑选了其中的一幅，恰好与沃恩出版社注册的图形相同，这也是很自然的事情，属于正当使用，而不应作为认定侵权的依据。

　　(二)在内文中作为页衬底图案的使用

　　我们可以从三个方面分析。首先，从表现手法上看，在少年儿童图书中，将作品中主要角色的形象作为页码的装饰图案使用，是出版者为提高书籍质量、活跃书籍版面、丰富表现手法而经常采用的一种手段，属于装饰性使用。其次，从和图书内容的关系上看，该图形无疑问出现在封面、封底、书脊上的彼得兔图形一起，共同起到标示该书内容的作用。另外，从图书出版的惯例上看，图书正文中一般是不刊登任何有关出版者的信息的，因此该图形只能是图书正文内容的一部分，不可能起到标示该图书出版者的作用。这一点上文已作过分析，此处不再赘述。 社科出版杜对彼得兔图形的使用是否引起了读者的误认？ 在商标侵权认定中，商标是否引起消费者对商品的提供者或服务的提供者产生误认，是判断是否侵权的核心因素。在本案中，非常明显的是，不论是在封面、封底、书脊上，还是在内文中，任何一个读者都不可能将彼得兔图形误认为标示该书出版者的标识，更没有可能将该图书认为是沃思公司出版的，因此误认的可能性根本不存在。

　　根据以上分析，笔者认为，社科出版社在其出版的彼得兔系列丛书上使用彼得兔图形的行为没有侵犯沃恩公司的注册商标专用权。