一、描述性商标的审查实践和相关案例

    描述性商标是指对商品和服务仅仅具有描述性的商标，通常是指描述商品和服务特征的形容词。例如，在创新发展集团有限公司一案中，认定使用在消灭人类和动物身体上的扁虱子的粘性胶带的“TICK TAPE”(TICK扁虱子，TAPE：胶带)仅仅具有描述性。描述性商标在取得显著特征（第二含义)的情形下或者具备了获得的显著特征并且申请人能够举证证实的情形下，可以获得注册。否则，描述性商标只能够在美国联邦商标局的副簿注册。商标的描述性要从商品和服务的购买者的角度进行判断和决定。审查员必须考虑登记在案的证据。

    (一)在描述性商标的审查程序中，应当注重使用证据以及对证据的审查

    根据案件的需要，审查员可以要求申请人进一步提交证据以便审查。审查员应就该商标在市场上使用的本质特征做出必要的调查研究，例如利用字典、市场调研报告以及报纸等等的相关资料。例如，在趋实体性有限公司一案中，根据字典含义以及媒体报道，法院认为“stereotaxis”(含义：趋实体性)仅仅具有描述性。如果审查员做出驳回决定，其驳回决定应当有大量的证据加以支持。如果一个商标似乎可以获得注册，审查员应向申请人发出合适的建议，诸如建议申请人考虑将商标从主簿注册申请变更到副簿注册申请，或者建议申请人提出商标产生显著特征的宣告。如果申请人没有提出从主簿到副簿的变更申请或者宣告产生显著性，或者申请人提出的证据没有说服审查员，审查员将基于该商标仅仅具有描述性而签发最终驳回。如果申请人根据审查员的建议而选择其中一种方式并且做出答复，而审查员仍然认为该商标具有描述性，审查员将做出非最终驳回。在这个过程中，如果审查员拒绝该商标已经通过使用产生显著性的争辩理由，那么审查员应提出该商标取得的显著性不够充分的证据。如果该商标是否起到商标的功能的在案证据不够清楚，审查员将不提供如上建议。

    (二)在判定商标描述性时，应当考虑的如下各种因素：

    1．第三方商标注册之类似情形

    每个案件根据个案的事实和理由进行判定，不能够因为其他类似的描述性商标在主簿获得注册作为引证和理由而把涉案仅仅具有描述性的商标加入主簿注册。例如，在学校测试服务有限公司一案中，商标评审委员会认定“SCHOLASTIC(含义：学校的)”使用在对他人提供测试设计、打分及评估服务上仅仅具有描述性。

    2．商标文字是否是字典词汇

    虽然一个单词没有收录在字典中，但是如果审查员能够提出证据证实该词具有公众认知的或者约定俗成的含义，那么该词并非意味着具有注册性。例如，在奥林斯葡萄酒有限公司一案中，商标评审委员会认定“BREADSPRED”(字面含义：面包涂料)使用在果冻和果酱商品上仅仅具有描述性。

    3．商标归属于申请人第一次使用并且是唯一的使用的情形

    如果一个词所表达的唯一的含义仅仅具有描述性或者是通用名称的话，即使该词归属于申请人第一个并且是唯一的使用者，这种使用也不能够成为该词汇获得主簿注册的理由。在国家射击基金会有限公司一案中，商标评审委员会认定“SHOOTING，HUNTING． OUTDOOR TRADE SHOW AND CONFERENCE”(含义：射击，狩猎，室外商业展览和会议)在狩猎、射击和室外体育用品领域举办和安排商业展览服务上属于倾向性的描述性词组。

    4．词汇组合构成的商标

    当两个具有描述性的词汇组合时，新的组合词汇应具有唤起一个新的、与众不同的含义的情况下才能够获得主簿注册。如果组合后的词汇仍然保留其描述性的含义，则该组合词汇仍然具有描述性。例如，在欧派达尔和拉尔森有限合伙公司一案中，法院认定“PATENTS．COM”(字面含义：专利．COM)使用在通过互联网提供数据库记录管理和记录状态跟踪的计算机软件仅仅具有描述性。在沙池一案中，商标评审委员会认定“SNO-RAKE”(字面解释：SNO-耙子，SNO比 Snow(雪)少一个字母w，但是两者读音相同)使用在除雪手工具商品上不具有仅仅描述性。

    5．多种含义的词汇构成的商标

    在判定描述性时，必须就商标指定的商品和服务与商标的含义之间的关系进行审查。因此，一个词汇带有多种含义不能够作为不具有描叙性的抗辩理由。

    6．由图片和图示构成的商标

    商品的可视图片或者图示或者商品或者服务的重要的特征的可视图片或者图示，都是具有描述性的。例如，在水下连接公司一案中，商标评审委员会认定压缩空气箱的图形使用在水下潜水的旅游服务上具有仅仅的描述性。在LRC产品有限公司一案中，商标评审委员会认定艺术化的手的设计图形使用在手套等商品上不属于仅仅为商品的图示，因此不仅仅具有描述性。

    7．由外国语对应词和泯灭的或者隐晦的语言构成的商标

    如果一个英语词汇本身仅仅是描述性的词汇，那么其对应的外国语词汇同样判定是仅仅具有描述性而不具备注册性。在申请中，商标中包含的所有外国语词汇都必须翻译成英文，以方便审查员判断其是否具有描述性。所有的来自外国语的泯灭的以及隐晦的语言不必要翻译成英语，因为这些词汇面对的是美国公众。但是有一个例外情形，如果一个拉丁词在美国公众中仍然使用的话，则需要翻译成英文。例如，在东方日报新闻公司一案中，商标评审委员会认定使用在报纸上的中文文字翻译成“ORIENTAL DAILY NEWS”(含义：《东方日报新闻》）仅仅具有描述性。

    8．由含义不一致的文字组合而成的商标

    英文和外国语文字的任意性和不一致性组合具有注册可能。例如，在琼娜农场公司一案中，商标评审委员会认定使用在酸奶(英文：yogurt)商品上的“LA YOGURT”(LA为拉丁语；YOGURT：酸奶)商标在“YOGURT”放弃专用权的情况下可以在主簿核准注册。

    9．由表示商品目标使用者的词汇构成的商标

    如果一个词直接标示申请人商标指定保护的商品或者服务的使用者的话，该词汇属于仅仅具有描述性。例如，在普兰诺里提克公司一案中，商标评审委员会认定使用在天然气购买和定价领域的风险管理服务上的“GASBUYER”(字面含义：煤气买者)仅仅具有描述性。

    10．音译词汇构成的商标

    通过轻微的错误拼写文字的方式不能够将一个描述性文字变成非描述性文字。例如，在赫伯制粉公司一案中，商标评审委员会认定使用在牲畜饲料用的矿物添料上的“MINERAL．LYX”(MINERAL：矿物质的， LYX的发音与LICKS(添料)相同)属于商品的通用名称。

    11．赞赏性词汇构成的商标

    任何对商品和服务的质量和优良品质构成描述的文字都属于仅仅具有描述性。例如，在奈特设计公司一案中，商标评审委员会认定“THE ULTIMATE BIKE RACK”(字面含义：终极自行车架)仅仅具有描述性，因此应放弃专用权。

    12．由电话号码组成的商标

    如果一个名称是由一个描述性的词和数字组合而成的字母数字形式的电话号码，该名称仍然属于描述性。例如，在佩兹一案中(Page，51 USPQ2d1660(TTAB)1999，1999年)，商标评审委员会认定“888PATETS”(字面含义：888专利)使用在与专利有关的法律服务上仅仅具有描述性。但是，该名称如果取得了充分的显著性，则可以在主簿获得注册，或者该名称可以直接在副簿登记注册。如果认定该名称属于依据通用名称化而驳回其申请，审查员必须举证证实相关的消费公众从整体上这样认知该名称。

    13．由域名构成的商标

    在顶级域名中出现对申请人主体法律形态具有描述性的情形，例如.com代表公司或者商业的顶级域名。将顶级域名后缀．corn加入到不具有注册性的商标中不能够使得其获得注册。例如，在欧派达尔和拉尔森有限合伙公司一案中，法院认定“PATENTS．COM”(字面含义：专利．COM)使用在通过互联网提供数据库记录管理和记录状态跟踪的计算机软件仅仅具有描述性。但是，在本案中，法院同时也声明了该判决并不是一项明确的判例原则。在STEELBUILDING．COM(钢建筑． COM)一案中，法院认定把顶级域名加入到“STEELBUILDlNG”(字面含义：钢建筑)中扩大了商标的含义，包括了销售钢建筑以外的商品和服务，因为该名称“STEELBUILDlNG．COM”提供了使用户通过互联网能够在申请人的网站上设计钢结构，然后在预购钢结构之前计算出合适的价格。在没有加入顶级域名的情形下，凡是属于通用名称的词汇仍然属于通用名称，凡是仅仅具有描述性的词汇仍然属于仅仅具有描述性。

    14．商标由“America”(美国)或者“American”(美国的)两个词汇构成或者包含这两个词

    如果这两个词出现在一个短语中或者口号中，审查员必须对整个商标进行审查，以便判定是否属于仅仅具有描述性，从而构成赞赏性商标或者不具备注册性。例如，在波士顿啤酒有限公司一案中，法院认定使用在啤酒和淡色啤酒上的“THE BEST BEER IN AMERICA”(字面含义：美国最好的啤酒)具有高度的赞赏性及描述性，不具备获得显著性的能力。

    15．商标由“National”(国家的)或者“International”(国际的)构成或者包含这两个词

    这两个词是用在国内或者国际范围内提供的服务具有仅仅的描述性。例如，在杰弗逊班克赛尔公司与杰弗逊储蓄银行一案中，法院判定使用在银行服务上的“NATIONAL BANK”(字面含义：国家银行)仅仅具有描述性。

    16．由表示商品或者服务的功能或者用途的词汇构成的商标

    用于标明商品或者服务的功能或者用途的词汇可能仅仅具有描述性或者构成通用名称。例如，在中心洒水装置公司一案中，商标评审委员会认定使用在安装在阁楼上的洒水装置的“ATTIC”(含义：阁楼)构成了通用名称。

    17．由表示商品和服务的产源或者提供者的词汇构成的商标

    用于标明商品或者服务的来源或者提供者的词汇可能仅仅具有描述性或者构成通用名称。例如，在大联盟裁判员一案中，商标评审委员会认定使用在衣服、面具、护胸及护身商品上的“MAJOR LEAGUE UMPIRE”(含义：大联盟裁判员)仅仅具有描述性。

    18．应当给予考虑零售店和经销商的商品和服务特征

    如果在本行业的零售店内销售的商品并非为具有特别种类的商品的话，那么在该零售店销售的标明该商品的通用名称则具有描述性。例如，在铅笔公司一案中，商标评审委员会认定使用在办公用品零售店服务的“PENCILS”(含义：铅笔)仅仅具有描述性。在零售店销售的大宗商品名称构成商品的通用名称。例如，在埃迪兹百叶窗和窗帘公司一案中，商标评审委员会认定使用在通过互联网提供百叶窗、窗帘以及其它墙壁覆盖物的零售服务上的“BLINDSANDDRAPERY．COM”(字面含义：百叶窗和窗帘．tom)构成通用名称。

    19．由口号用语构成的商标

    如果一个口号仅仅为传达信息或者赞赏性声明并且用于商业、某种贸易或者行业的情形下，该口号不具有注册性。例如，在波士顿啤酒有限公司一案中，法院认定使用在啤酒和淡色啤酒上的“THE BEST BEER IN AMERICA”(含义：美国最好的啤酒)具有高度的赞赏性及描述性，不具备获得显著性的能力。但是，如果一个口号带有第二含义的话，则具有注册性。

    (三)仅仅具有描述性的商标通过使用产生第二含义，则可以在主簿获得商标注册

    如果有在案证据证实一个描述性的商标获得了显著特征或者说产生了第二含义，那么该商标可以在主簿核准注册。在实践中，如何证实一个商标获得了显著特征或者产生第二含义昵?申请人应承担证实商标获得显著特征的举证责任。根据商标的描述性程度，申请人的举证责任随之增加。越是描述性强的商标则需要申请人提供更多的证据证实该商标已经产生第二含义。申请人必须举证证实相关公众明白该商标具有表明商品和服务的来源，而不是商品或者服务的本身。审查员通常可能全面的考虑有关商标使用的复制样本、广告投入、销售业绩、使用的时间长度和专属性、主动的媒体报道以及消费者调研结果(将商标名称与商品来源联系起来)等因素。这些因素中，没有一个因素是具有决定性的，但是再判定是否产生第二含义时也不必考虑每一个因素，而是要考虑所有的与使用相关的具体情形。消费者调查结果可以作为调研证据。

    二、通用名称作为商标的审查实践和案例

    通用名称标明的是某个种类的商品而不是商品的来源，例如，“BASKETBALL”(篮球)。通用名称从来不具有标明商品或者服务来源，因此不能够在主簿或者副簿注册。

    (一)关于通用名称的审查程序

    审查员通常审查商品或者服务的种类，然后在判断寻求注册的商标是否为相关公众理解为其首要含义是指商品或者服务的种类。那么，谁是相关公众?相关公众是指可能购买或者购买该商标指定的商品或者服务的任何人。那么如何验证就相关公众而言商标的首要含义?审查员必须提出清楚的证据证实该商标属于通用名称。关于相关公众对于一个商标的理解的证据，这类证据可以从任何具有证明力渠道收集，包括字典的词条解释、消费者调查证据、消费者的证人证言、所有人自己的使用、研究数据库、报纸以及其它出版物。审查员必须从商标的整体上进行审查。例如，在钢建筑．COM一案中，法院判定“STEELBUILDING．COM”(字面含义：钢建筑．com)不属于通用名称并推翻了商标评审委员会的决定。法院认为商标评审委员会的决定是基于对指定商品和服务种类的非常狭窄的理解。如果一个名称似乎是通用名称，审查员在决定驳回时应当提供建议声明，指出该商标属于商品的通用名称。

    (二)关于通用名称商标的审查，应当考虑如下因素：

    1．由合成文字构成的商标

    如果两个通用名称组成合成词汇，除非合成词增加了新的含义，否则仍然为通用名称。例如，在古德纸业公司一案中，法院认定使用在用于清洁计算机和电视机的预先湿润的、防静电的擦洗布上的“SCREENWlPE”(含义：屏幕擦布)属于通用名称。审查员应举证证实该组合词汇的整体含义。首先，审查员必须证实相关公众理解合成词中的每一个词都是通用名称；其次，审查员必须证实将通用名称加入到一个短语并不能够使该通用名称产生附加含义。当然，通用名称可以和具有显著性的颜色、字母或者图形设计而构成非通用名称的商标。

    2．由外国语言文字组成的商标

    如果一个外国语文字是通用名称，那么该文字仍然属于通用名称。

    3．由改变拼写形式的文字构成的商标

    如果通过改变拼写方式后，该词汇仍然被认知为通用名称的话，改变拼写方式不能够使该词汇成为非通用名称。

    4．泯灭或者隐晦的外国语文字。如果相关公众不明白或者不知道泯灭的或者隐晦的外国文字的话，该文字可能成为任意性商标而获得在主簿注册。

    三、美国仅仅具有描述性和通用名称的审查实践对我国商标法和审查实践的比较和借鉴意义

    根据我国《商标法》第十一条的相关规定，仅有本商品的通用名称、图形、型号的，仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的，或者缺乏显著特征的标志不得作为商标注册。但是这些标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。例如，使用在牙膏商品上的“两面针”商标被认定通过使用产生显著性并核准注册；使用在热水器商品上的“AMERICAN STANDARD”(含义：美国标准)商标通过使用产生显著性而核准注册。在审查实践中，对经过使用取得显著特征的审查，应考虑相关公众对该商标的认知情况、申请人实际使用该商标的情况以及该商标经使用取得显著特征的其他因素。比较中国和美国的审查实践，美国的商标司法审查实践中，考虑仅仅具有描述性的情形和因素比较宽泛，更加注重举证责任和证据；在通用名称作为商标注册的审查上，中国《商标法》第十一条第二款明确规定了通用名称通过使用产生显著特征并核准注册，而美国法则没有类似规定，在审查实践上也很少认定通用名称会产生显著特征并在主簿核准注册。